商標(biāo)被搶注之后,分別情況,可采取的措施如下:
1.非訟方式。及時收集和提供相關(guān)證據(jù),查明搶注人與被搶注企業(yè)的關(guān)系(是否經(jīng)銷或代理關(guān)系?),搶注商標(biāo)的法律狀態(tài),被搶 注企業(yè)在該國的申請、注冊情況,了解特定國家的商標(biāo)法律制度,采取發(fā)出警告函、提出異議(如果有該類程序且在異議期內(nèi))、直接談判等方式。 如果搶注發(fā)生在被搶注企業(yè)產(chǎn)品進入或市場推廣之前,對抗搶注人的理由就非常弱,除非搶注人是被搶注企業(yè)的經(jīng)銷商,那可以以對方惡意發(fā)出警告或異議。如是國內(nèi)馳名商標(biāo),可考慮依據(jù)國際公約(如《巴黎公約》關(guān)于馳名商標(biāo)的規(guī)定)、條約或雙邊或多邊協(xié)定(加入WTO之后,依據(jù)TRIPS或有關(guān)國家的國內(nèi)法(商標(biāo)法、侵權(quán)行為法、反不正當(dāng)競爭去、民法中的誠實信用原則等),向有關(guān)國際組織(如世界知識產(chǎn)權(quán)組織WIPO)或地區(qū)性組織(如歐共體協(xié)調(diào)局)或被搶注國家的商標(biāo)主管機關(guān)尋求法律保護。也可據(jù)此向搶注人施加壓力,迫使其撤回申請或低價轉(zhuǎn)讓商標(biāo)申請或注冊商標(biāo)。 2.訴訟方式。有的國家沒有異議程序,只能通過法律訴訟程序解決商標(biāo)爭議。不過,也可在法律程序之前采取非訟方式,比如協(xié)商由搶注方撤回申請或轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo),被搶注方向搶注方支付一定費用。 3.提出備用商標(biāo)注冊、補充注冊。在已提出申請或已取得注冊國家,如發(fā)生搶注事件,應(yīng)結(jié)合具體情況,如覺得上述方式難以湊效,可在采取上述措施的同時,提出備用商標(biāo)注冊、補充注冊申請。一方面,增加對方的成本,給談判增加砝碼,也給自己留有余地。即使無法奪回被搶注商標(biāo),至少不至于影響產(chǎn)品銷售。因為,很多情況下,訴訟成本遠遠大于申請費用,但其不利于保證企業(yè)品牌的統(tǒng)一性。 4.在國內(nèi)提出防御注冊申請。國內(nèi)注冊比較簡單,費用也低廉,可以考慮防御注冊:選擇企業(yè)產(chǎn)品所在的主要類別和相關(guān)類別,在每一個類別的小類中選一個商品,這樣可以有效防止相同或近似商標(biāo)介入;設(shè)計圍繞主商標(biāo)的近似商標(biāo),在主要類別提出申請,以阻止近似商標(biāo)搭便車。 策略的選擇應(yīng)充分考慮成本、幣場前景和效率,必要的接觸、談判可能是解決問題的捷徑。因為知己知彼,才能百戰(zhàn)不殆,接觸才能洞悉搶注人的真正意圖,據(jù)此決定應(yīng)采取的方案,并極有可能在接觸中找到對被侵權(quán)人有利的證據(jù)或信息,甚至找到解決問題的方案。不管采用何種方式,最重要的有關(guān)證據(jù)材料(尤其是最早申請、使用的證據(jù))的收集和提供。 三、防范搶注的對策 (一)確立商標(biāo)申請策略、涉外商標(biāo)保護制度 1.基本的商標(biāo)申請策略 商標(biāo)申請策略是企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。商標(biāo)申請不是純程序操作,而是與商標(biāo)保護、商標(biāo)訴訟緊密聯(lián)系在一起的。商標(biāo)申請工作做的好,后續(xù)工作就較易開展。 在母子商標(biāo)體系下,各下屬單位在使用和推廣前一定期間(比如一年),必須向商標(biāo)歸口管理部門提出商標(biāo)申請要求。否則,因此造成被侵權(quán),由下屬單位承擔(dān)責(zé)任。商標(biāo)管理部門依據(jù)下屬部門申報的國家或地區(qū)清單,確定申請的方式,必要時可以要求或提出補充注冊的意見,不能僅僅從各下屬單位的角度考慮,應(yīng)從總公司的整體利益考慮。這是為了充分保護自己、避免被搶注的重要防范措施,也是“商標(biāo)使用,申請先行”原則的具體要求。 商標(biāo)申請應(yīng)注意以下策略。首先,使用注冊和保護注冊、防御注冊同時進行。對圖形化程度高的商標(biāo),可申請外觀專利;對可以拆開的商標(biāo),盡量分開(文字、圖形或其組合)申請,以防止他人分開申請,組合使用;為防止影射,在賦予商標(biāo)外文含義的同時,可以將其中文拼音申請注冊。 其次,申請方式的選擇:在實行申請在先的國家,尤其應(yīng)考慮到商標(biāo)公告期較長(一年以上)的問題,要充分利用各種申請(國際、地區(qū)性和國內(nèi)申請〕的不同要求和時間差,以防止搶注事件發(fā)生。 ①遵循方便、快捷,保護全面,費用低廉的原則,選擇可以較快取得保護的注冊方式,以歐共體注冊(15國)為首選,因為其不需國內(nèi)注冊或申請為前提,非常便捷。其次,是馬德里國際注冊(50個國家地區(qū)),費用低,覆蓋面廣,但需以國內(nèi)注冊為前提,因此如果是新商標(biāo),在國內(nèi)沒有取得注冊前,最好不要考慮此種方式,因為很多搶注事件的發(fā)生就是在不符合條件時將該種方式列為方案。再次,是非洲知識產(chǎn)權(quán)組織注冊,以可能或潛在市場為必要條件。另有比荷盧經(jīng)濟聯(lián)盟注冊也可以考慮。 ②對于搶注嚴重的國家(如印尼、日本等),或?qū)τ谄髽I(yè)來說是特別重要的出口國家,則以單獨注冊為佳。對部分使用華語的國家或地區(qū),比如香港、臺灣、日本、印尼等,可以申請漢字商標(biāo)。其余國家(非國際或地區(qū)性知識產(chǎn)權(quán)組織的成員國,甚至沒有知識產(chǎn)權(quán)制度的地區(qū)或國家),只能單獨注冊。 ③對搶注頻繁的國家,宜列入“搶注高發(fā)國家/地區(qū)名單”,可在此類國家選擇商標(biāo)代理公司(一般為律師行)負責(zé)商標(biāo)(包括已公告、注冊和進入商標(biāo)局數(shù)據(jù)庫的商標(biāo)申請)監(jiān)視、近似商標(biāo)市場監(jiān)視事宜,或采取全球監(jiān)視。這樣,可以及時發(fā)現(xiàn)相同或近似商標(biāo),并采取相應(yīng)對策。 ④續(xù)展申請(一般是取得注冊十年以后,各國規(guī)定不同)費一般是申請費的兩倍,如果將與國際或地區(qū)性知識產(chǎn)權(quán)組織的成員國中重合的單獨注冊國家放棄續(xù)展,這樣可以節(jié)省一大筆費用。 ⑤指定商品、類別、群組和國家(領(lǐng)土延伸)也應(yīng)通盤考慮。尤其是在部分國家,可以全類注冊,指定的商品或服務(wù)可以超過10個,而費用不增加。 ③在實行使用在先的國家,比如美國、加拿大等國家,實際使用是甚為重要的。如果在申請國長期不使用,如達到3年,即使取得注冊證,如果被申請撤銷,也不能保證打贏官司。企業(yè)可以在接近法定年限前,小批量使用或提供有關(guān)證據(jù),以保證商標(biāo)不被撤銷。 在這類國家取得注冊證,一般要三年以上,甚至更長時間。在取得注冊證之前,還要求提供在申請國實際使用的證據(jù)。為了盡快取得注冊證,可以考慮在提出申請時選擇“實際使用”或“國內(nèi)注冊”為申請基礎(chǔ)(盡量不要考慮“打算使用”為申請基礎(chǔ)),同時提供有關(guān)產(chǎn)品照片(突出清晰的擬申請商標(biāo)圖樣),這樣,可以盡快取得注冊證。 因商標(biāo)策略以諸熟國內(nèi)外商標(biāo)法以及國際公約、雙邊或多邊協(xié)定等知識為前提,并結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和市場推廣實踐,才能確立并及時調(diào)整商標(biāo)策略,因此應(yīng)由專門的法律人員負責(zé)。并建立商標(biāo)管理人員與市場營銷人員信息溝通的渠道,以保證有關(guān)信息能夠及時反饋至商標(biāo)管理人員,有關(guān)資料能夠有效收集、建檔和提供。 2.建立規(guī)范的涉外商標(biāo)保護制度 ①應(yīng)與經(jīng)銷商、代理商簽訂合同(協(xié)議),其中嚴格約定經(jīng)銷商、代理商的責(zé)任,尤其是不得在任何國家或地區(qū)申請或通過第三人申請注冊出口企業(yè)商標(biāo)、標(biāo)識和包裝等,不得擅自改變出口企業(yè)商標(biāo)的圖案或組合等。 因為現(xiàn)在不但有經(jīng)銷商直接搶注出口企業(yè)的商標(biāo),更有經(jīng)銷商通過第三人搶注商標(biāo)的事件。以前,不簽經(jīng)銷/代理合同(協(xié)議),表面上看出口企業(yè)掌握主動權(quán),但是一旦出現(xiàn)糾紛,難以證明其是出口企業(yè)的經(jīng)銷商;更難以證明其惡意,實際上不利于保護出口企業(yè)的合法權(quán)益。 ②建立、完善經(jīng)銷商、代理商信用評價體系。建立經(jīng)銷商和客戶檔案?;緝?nèi)容包括經(jīng)銷商的公司資信狀況、注冊登記情況和法定代表人、聯(lián)系人的有關(guān)資料等。但應(yīng)注意收集有關(guān)書件,因為有關(guān)業(yè)務(wù)往來的電子郵件作為證據(jù)的效力很低,難以作為有效證據(jù)被有關(guān)機關(guān)采用。 ③合同中明確經(jīng)銷商、代理商有義務(wù)及時收集和提供有關(guān)市場信息,包括商標(biāo)侵權(quán)信息等。明確約定市場推廣、廣告宣傳的費用承擔(dān),以避免潛在的法律風(fēng)險。 ④使用其他企業(yè)(尤其是國外企業(yè))的商標(biāo)應(yīng)極為謹慎,以避免侵權(quán)。對定牌生產(chǎn)(OEM),應(yīng)與商標(biāo)提供者嚴格約定,要求提供其享有商標(biāo)權(quán)或合法使用權(quán)的證明文件(注冊證或授權(quán)書或商標(biāo)使用許可合同),并在合同中明確規(guī)定出口企業(yè)的免責(zé)條款,約定對于第三人的追訴或權(quán)利主張不承擔(dān)任何責(zé)任,并由對方賠償因此給出口企業(yè)造成的損失。 (二)建立母子商標(biāo)、多商標(biāo)體系 采取事業(yè)部制和分、子公司體制的大型企業(yè)集團,大都構(gòu)建母子商標(biāo)體系,集團確定一個母商標(biāo),再結(jié)合分、子公司發(fā)展要求和產(chǎn)品類型創(chuàng)立若干子商標(biāo)。 因為涉外商標(biāo)案件訴訟成本高、期限長(3年左右,甚至更長時間)、結(jié)果難料。在訴訟或異議期間,由于爭議商標(biāo)處于一種不穩(wěn)定的法律狀態(tài),對企業(yè)生產(chǎn)、銷售、商業(yè)信譽都會產(chǎn)生較大的影響。 而多品牌策略可以避免品牌延伸可能造成的質(zhì)量風(fēng)險,尤其是新產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險,以及品牌風(fēng)險;可以弱化產(chǎn)品質(zhì)量危機;可以在商標(biāo)注冊申請面臨困難時有替代選擇,尤其是商標(biāo)被搶注時,有替代方案,而不影響產(chǎn)品銷售和品牌推廣,也不至于卷入費時費力的訴訟或糾紛;可以避免在商標(biāo)變成產(chǎn)品通用名稱時造成消費者不予認同;可以培養(yǎng)商標(biāo)意識和多個品牌,使多個品牌相得益彰,使品牌增值。如果分、子公司商品質(zhì)量沒有保障或質(zhì)量下滑,而影響母商標(biāo)的信譽時,總公司有權(quán)取消商標(biāo)許可,并由分、子公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。分、子公司要培養(yǎng)商標(biāo)意識,同樣可以爭創(chuàng)著名商標(biāo)和馳名商標(biāo),其商標(biāo)信譽提高時,對母商標(biāo)也是有利的。 但是,并不是越多越好,商標(biāo)同樣要求“精品”。多商標(biāo)必須形成一個有機的整體,依據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn),比如產(chǎn)品類型或質(zhì)量等級,采用不同的商標(biāo),構(gòu)成母子商標(biāo)體系。 以某一商標(biāo)為正商標(biāo),母商標(biāo),與之相類似的商標(biāo)或相似的商標(biāo)在同類商品上注冊則為聯(lián)合商標(biāo);在類似商品上注冊相同商標(biāo)則為防御商標(biāo)。正商標(biāo)和副商標(biāo),母商標(biāo)和子商標(biāo)分別有數(shù)個甚至更多,現(xiàn)在多數(shù)大型跨國企業(yè)都采用此種模式。 (三)確立全方位商標(biāo)保護策略 1.全程保護策略 從商標(biāo)的設(shè)計、注冊到管理、使用和推廣等,始終予以高度重視,采取相應(yīng)的策略給予保護。 2.立體保護策略 利用商標(biāo)法和其他有關(guān)法律,如專利法,著作權(quán)法,反不正當(dāng)競爭法等對商標(biāo)權(quán)進行保護。專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)相互聯(lián)系,可以利用專利權(quán)開拓市場、樹立信譽,而利用商標(biāo)權(quán)這種近乎永久性的權(quán)利來創(chuàng)立馳名品牌。 對于立體商標(biāo),目前暫不為商標(biāo)法保護,但可以申請外觀設(shè)計專利(保護期為十年,尤適于外包裝保護),相當(dāng)于保護立體商標(biāo)。 及時在國內(nèi)外辦理著作權(quán)(如商標(biāo)設(shè)計圖案和《CI規(guī)范手冊》等)登記,與商標(biāo)申請結(jié)合起來,對商標(biāo)權(quán)予以全面保護。 3.國內(nèi)外一體保護策略 商標(biāo)的國際保護一般以國內(nèi)保護為前提,基礎(chǔ)注冊或申請、基礎(chǔ)權(quán)利是尋求國際保護的必要條件。國內(nèi)、國際保護,兩者不可偏廢,在國內(nèi)保護較為充分時,國際保護就較易實現(xiàn)。 4.全員保護 商標(biāo)是企業(yè)的牌子,面子,全體員工必須像保護自己的眼睛一樣關(guān)心、愛護企業(yè)的商標(biāo)。尤其是市場營銷人員,應(yīng)注意及時收集、反饋有關(guān)商標(biāo)使用或被侵權(quán)的信息。歸口管理部門應(yīng)及時作出反應(yīng),采取有效措施。 對商標(biāo)的保護應(yīng)提高到戰(zhàn)略的高度進行,及時收集商標(biāo)使用和反饋信息,一定期限內(nèi)對商標(biāo)策略進行診斷,及時修正、調(diào)整,以利最大限度保護自己。 四、出口商品商標(biāo)應(yīng)該注意的其他有關(guān)問題 1.商標(biāo)設(shè)計應(yīng)避免天生不足 商標(biāo)的設(shè)計不單是圖案的設(shè)計,而是與公司的總體戰(zhàn)略相一致的。擬申請商標(biāo)是否有獨創(chuàng)性和顯著性,決定了該商標(biāo)能否獲準(zhǔn)注冊和注冊后,或者成為著名商標(biāo)或馳名商標(biāo)后能否得到有效保護。有的商標(biāo)設(shè)計新穎,獨創(chuàng)性強,無論是申請或是打擊侵權(quán)或假冒,都可以得到最充分的保護。反之,有的則天生不足,一開始就與他人的構(gòu)成相同或近似,在尋求保護時,因為顯著性不強,而難以取得跨類保護,即使成為馳名商標(biāo)仍然存在這個問題。 為防止被淡化和不斷卷入商標(biāo)糾紛,無含義的獨創(chuàng)詞越來越受歡迎。設(shè)計商標(biāo)最好與企業(yè)名稱和司徽三位一體,一體化利于利用有限的資源使品牌價值不斷增加,也利于商標(biāo)的保護。商標(biāo)的圖形化程度,也影響到商標(biāo)權(quán)益的維護。一般來說,圖形化程度越高,越不易被仿冒。但同時也要考慮簡潔、易記因素。 2.商標(biāo)使用應(yīng)盡量規(guī)范 商標(biāo)的使用,市場營銷人員應(yīng)保持使用商標(biāo)與注冊商標(biāo)或申請商標(biāo)完全一致,不得擅自改變商標(biāo)的文字、圖形或其組合,否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;在銷售合同或協(xié)議或其他涉及商標(biāo)使用的合同或協(xié)議中,應(yīng)標(biāo)明商品所使用的商標(biāo)、時間、數(shù)量等。在海外推廣前,應(yīng)與經(jīng)銷商簽訂相關(guān)協(xié)議,嚴格約定新商標(biāo)的使用規(guī)則和違約責(zé)任。在參加展覽會或有關(guān)市場推廣時,及時申請優(yōu)先權(quán)保護,充分注意參展證據(jù)收集和保留(拍照、錄像和出版物等),這些都是保護企業(yè)合法權(quán)益的必要措施。 3.杜絕與經(jīng)銷商推出所謂”聯(lián)合商標(biāo)”。有的市場營銷部門為迎合經(jīng)銷商的需要,默許經(jīng)銷商在國外申請、使用”聯(lián)合商標(biāo)”,就是出口企業(yè)的商標(biāo)和經(jīng)銷商的名稱或商標(biāo)組合在一起使用。這種聯(lián)合商標(biāo)的申請和使用管理一般沒有約定,這樣,如果其申請注冊早于出口企業(yè),出口企業(yè)的在后商標(biāo)申請就會面臨障礙;即使晚于出口企業(yè),但其濫用,或在其他類別提出申請,將嚴重制約出口企業(yè)其他產(chǎn)品的出口,也影響出口企業(yè)在其他類別或商品的注冊申請,因為經(jīng)銷商一般只經(jīng)銷一種或少數(shù)幾種出口企業(yè)的產(chǎn)品。 這種聯(lián)合商標(biāo)的使用和注冊對出口企業(yè)是弊大于利:出口企業(yè)對該類商標(biāo)沒有所有權(quán)和使用權(quán);該經(jīng)銷商不一定比出口企業(yè)更有品牌價值;容易受其控制和制約(如搶注后,要求獨家經(jīng)銷,價格和出口受其控制);商標(biāo)易被搶注;影響企業(yè)品牌的統(tǒng)一和品牌價值的提升。 4.商標(biāo)著作權(quán)、所有權(quán)歸屬明確 應(yīng)明確商標(biāo)著作權(quán)及注冊商標(biāo)所有權(quán)屬于出口企業(yè),以避免可能發(fā)生的著作權(quán)糾紛和權(quán)屬糾紛。分、子公司使用的商標(biāo)由總公司許可,收取一定的許可使用費。這是保證企業(yè)統(tǒng)一品牌和形象的重要手段,也是符合有關(guān)市場推廣原則的。 |
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