拍案說法

　　編者按 在北京市高級人民法院知識產權庭的大力支持下，經過縝密的準備，我們將從本期開始連續(xù)刊發(fā)從事商標確權審判工作多年的法官撰寫的相關案例評析，并開設此專欄以饗讀者。

　　鐘 鳴

　　本案要旨

　　對于將商品特定部位的立體形狀（或圖案、顏色等）申請注冊為位置商標的，應當提交其經過實際使用取得顯著特征的證據(jù)，未提供相應證據(jù)的，應當以該商標缺乏顯著特征為由駁回其注冊申請。

　　案情

　　薩塔有限公司的國際注冊第896064號圖形商標（簡稱申請商標），其基礎注冊國為德國，國際注冊日為2006年6月26日，指定使用商品為第7類：油漆噴槍。在國際公告中對申請商標的說明為：該商標由位于噴漆槍把手底部的藍色標記組成；該標記呈盤狀，從把手的三面都可見，厚約3至5mm，長和寬約10至20mm；圖中可見的其他特征并不構成該商標的組成部分。（見下圖方框部分）

　　申請商標

　　2007年7月11日，國家工商行政管理總局商標局以申請商標缺乏顯著特征為由，駁回申請商標的注冊申請。

　　2008年12月29日，國家工商行政管理總局商標評審委員會（以下簡稱商評委）作出商評字〔2008〕第30558號《關于國際注冊第896064號圖形商標駁回復審決定書》（簡稱第30558號決定），該決定認定：申請商標為指定使用商品的常用外形，消費者不易將其作為商標識別，申請商標缺乏顯著特征，難以起到商標的識別作用。據(jù)此商評委依據(jù)商標法第十一條第一款第（三）項及第二十八條的規(guī)定，決定：申請商標指定使用在第7類油漆噴槍商品上在中國的領土延伸保護申請，予以駁回。

　　薩塔有限公司不服上述決定，提起行政訴訟。

　　判決

　　北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規(guī)定，判決：維持商評委第30558號決定。薩塔有限公司不服，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第（一）項之規(guī)定，判決：駁回上訴，維持原判。

　　評析

　　本案涉及的是比較特殊的一類商標——位置商標的顯著特征的審查。位置商標通常是指將指定使用商品的特定位置的立體形狀（或圖案、顏色）等申請注冊的商標。比較典型的是Levi’s牛仔褲后兜上的兩條曲線的位置商標（見下圖）?！?/p>

　　Levi’s位置商標

　　（實線表示商標圖樣，虛線表示所處位置）

　　我國商標法上沒有關于位置商標的具體規(guī)定，但《商標法新加坡條約》（我國于2008年1月29日加入該條約）及其實施細則允許位置商標申請注冊。因此在我國，商品特定位置的立體形狀、圖案、顏色或其組合申請注冊位置商標的，可以分別作為立體商標、圖形商標、顏色商標或組合商標進行注冊。

　　顯著特征是指，一個標志所具有的能夠使消費者通過它來識別商品或服務的提供者的特征。從商標的性質、功能來看，商標是區(qū)別商品或服務的不同提供者的標志，即消費者在看到商品上附著的商標標志就能知曉該商品的提供者（但不要求消費者知曉商品提供者的具體名稱）。標志與商品越不相關，該標志作為商標的顯著特征越強；標志與商品完全重合時，標志無從發(fā)揮識別商品來源的作用，也就沒有顯著特征。對于缺乏顯著特征的標志可以通過使用取得“第二含義”——作為商標標示商品來源的含義而取得顯著特征。在判斷一個標志是否具有顯著特征，應當根據(jù)該標志與其所標示的商品或服務的關系來判斷，當標志與商品重合時，應當根據(jù)其使用證據(jù)來判斷是否獲得“第二含義”。位置商標表示的是商品特定位置的立體形狀、圖案、顏色或其組合，因其屬于商品的一部分，因此如果其上不附加任何其他信息，即使其造型、位置獨特也只能與其他商品進行區(qū)分，無法用它來區(qū)分這些商品的不同提供者，而顯著特征要求的并非是對商品的區(qū)分功能而是對商品的不同提供者的區(qū)分功能。即使商品特定位置的立體形狀、圖案、顏色或其組合非常獨特，也不能作為商標注冊，因為商標法并不保護制造者所創(chuàng)造出的獨特形狀、圖案、顏色或其組合，那是專利法的任務，要取得商標注冊和保護，該標志必須能夠讓相關公眾識別其提供者。因此位置商標只有取得“第二含義”才能獲得注冊。

　　就本案而言，薩塔有限公司的申請商標是其指定使用商品中的特定位置，由于商標屬于商品的一部分，往往不會使消費者認識到其為標示商品提供者的標志，除非能夠證明，該標志已經通過使用使消費者能夠通過它來識別商品的提供者，否則該標志不具有可以作為商標注冊的顯著特征。薩塔有限公司關于其申請商標所處位置及其顏色設計的獨創(chuàng)性以及同行業(yè)經營者的同種商品并無此種設計的主張，僅能說明申請商標作為商品的一部分或其整個商品可能具有外觀設計的新穎性并受到專利法的保護，但不能作為其申請商標具有顯著特征的理由。因此，在薩塔有限公司沒有提供證據(jù)證明其商標經過使用獲得顯著特征的情況下，該商標因缺乏顯著特征而不能獲得注冊。綜上，北京市高級人民法院認為，北京市第一中級人民法院的判決和商標評審委員會第30558號決定的認定是正確的，申請商標的注冊申請應予駁回。

　　（作者單位：北京市高級人民法院）