馳名商標(biāo)“跨類保護(hù)”中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

作者：袁博（上海市第二中級人民法院法官，微信號：GearElephant）

2013年修訂的《商標(biāo)法》第13條第3款規(guī)定，“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用”。

這款條文的主旨就是馳名商標(biāo)的“跨類保護(hù)”，即對馳名商標(biāo)的保護(hù)不再受相同或類似商品的種類限制?！翱珙惐Ｗo(hù)”有效擴(kuò)展了馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，因此常常成為他人相同或近似商標(biāo)注冊的異議理由。

但是，馳名商標(biāo)的“跨類保護(hù)”不是無限制的。筆者從運(yùn)用“跨類保護(hù)”阻止他人商標(biāo)注冊這一角度，結(jié)合實(shí)踐中的典型案例，說明商標(biāo)權(quán)利人和企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何采取應(yīng)對策略。

一、打鐵還需自身硬：有效證明馳名商標(biāo)是獲得“跨類保護(hù)”的前提

顯然，要獲得“跨類保護(hù)”，前提是“馳名商標(biāo)”在個案中被法院認(rèn)可。在“胡姬花”一案中，嘉里公司對在先注冊“胡姬花”商標(biāo)在食用油類商品上，并試圖運(yùn)用“跨類保護(hù)”來阻止自然人吳某的相同商標(biāo)在酒類商品上的注冊，但行政程序和司法程序中均未得到支持。二審法院認(rèn)為，嘉里公司在異議復(fù)審階段提交的證據(jù)多為引證商標(biāo)在青島市和山東省所獲榮譽(yù)情況，不足以證明在被異議商標(biāo)申請日前已經(jīng)在我國境內(nèi)達(dá)到相關(guān)公眾廣為知曉的馳名程度，因此未予支持。

可見，要獲得“跨類保護(hù)”，前提是要做好扎實(shí)的“馳名商標(biāo)”的證明工作，因?yàn)槿缃耨Y名商標(biāo)的認(rèn)定規(guī)則早已變成“個案認(rèn)定、被動認(rèn)定、按需認(rèn)定”，再加上商標(biāo)的知名度始終是變動的，因此企業(yè)不能因?yàn)樯虡?biāo)曾經(jīng)的認(rèn)馳歷史而在個案中放松對商標(biāo)馳名的證明工作，應(yīng)當(dāng)要認(rèn)真對照《商標(biāo)法》第14條和《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》第9條的規(guī)定做好舉證準(zhǔn)備。

二、“跨類保護(hù)”不等于“全類保護(hù)”

企業(yè)在運(yùn)用馳名商標(biāo)戰(zhàn)略時常見的誤區(qū)就是將“跨類保護(hù)”等同于“全類保護(hù)”，認(rèn)為只要商標(biāo)馳名這一事實(shí)得到法院認(rèn)可，接下來就可以無差別地在任何類別上受到保護(hù)，從而放棄了對于商品類別、消費(fèi)者群體和消費(fèi)渠道等商品相關(guān)度的證明，往往會導(dǎo)致法院得出二者商品類別相差太遠(yuǎn)無法延伸保護(hù)的結(jié)論，從而“大意失荊州”。

事實(shí)上，“跨類保護(hù)”僅僅是指突破了普通商標(biāo)保護(hù)上商品種類“相同或者相近”的限制，但并沒有達(dá)到全類保護(hù)的程度。例如，對于錢包商品類別而言，馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍可以適當(dāng)擴(kuò)展到相機(jī)、手表等類別，但是，一般情況下不能認(rèn)為其范圍還可以擴(kuò)展到計(jì)算機(jī)通訊、汽車制造、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。例如，在“YKK”一案中，YKK株式會社在先注冊“YKK”商標(biāo)在拉鏈類商品上，并試圖運(yùn)用“跨類保護(hù)”來阻止力博公司的相同商標(biāo)在汽泵等車輛附件商品上的注冊，因?qū)π姓绦蚪Y(jié)果不服提起訴訟。在二審中，法院指出，盡管YKK株式會社能夠證明“YKK”商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請注冊之前在中國境內(nèi)已具有較高知名度，但是，被異議商標(biāo)指定使用的汽泵等車輛附件商品與拉鏈類商品在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)群體等方面差距太遠(yuǎn)，相關(guān)公眾看到被異議商標(biāo)一般不會認(rèn)為其與YKK株式會社的“YKK”商標(biāo)存在關(guān)聯(lián)，通常也不會產(chǎn)生誤導(dǎo)，因此未予支持。

三、“跨類保護(hù)”一般不能延及特種商品

在“跨類保護(hù)”的商品類別的判定中，對于不相近似的商品或者服務(wù)類別是否能夠納入馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，需要綜合判定商品（或服務(wù)）的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)群體等方面，其中，商品或服務(wù)本身的類別屬性，是一個非常重要的參考方面。對于一些高消費(fèi)的商品或服務(wù)而言（如金銀首飾、高檔汽車、高檔服裝等），由于消費(fèi)者一般會給予更高的注意程度，因此會降低混淆的可能性，相應(yīng)的，會縮小馳名商標(biāo)對相應(yīng)類別的影響（構(gòu)成類別近似或者類別相關(guān)除外）。

例如，在“康王”一案中，滇虹公司在先注冊“康王”商標(biāo)在中西醫(yī)類商品上，并試圖運(yùn)用“跨類保護(hù)”來阻止自然人陳某的商標(biāo)“康王 Kangwang”在嬰兒衣帽等商品上的注冊，因?qū)π姓绦蚪Y(jié)果不服提起訴訟。在二審中，法院指出，本案中，雖然引證商標(biāo)具有較高的知名度、已構(gòu)成馳名商標(biāo)，但是由于藥品的特殊屬性，相關(guān)公眾對在藥品上注冊使用的商標(biāo)通常給予較高的注意力，醫(yī)藥企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營方面通常亦較少涉及醫(yī)藥以外的其他商品。即使被異議商標(biāo)標(biāo)志與引證商標(biāo)標(biāo)志較為近似，相關(guān)公眾亦不會對相關(guān)商標(biāo)產(chǎn)生誤認(rèn)，因此未予支持。

四、商標(biāo)詞匯的通用性會降低“跨類保護(hù)”力度

根據(jù)商標(biāo)詞匯顯著性的強(qiáng)弱，可以將商標(biāo)詞匯分為五類：臆造詞匯，如“海爾（HAIER）”（冰箱）；隨意詞匯，如“中華”（鉛筆）；暗示詞匯，如“野馬”（自行車）；描述性詞匯，如“潔柔”（紙巾）；通用詞匯，如“阿司匹林”（藥物）。以上五類商標(biāo)詞匯中，除了臆造商標(biāo)的詞匯是由商標(biāo)創(chuàng)設(shè)者完全獨(dú)創(chuàng)外，其他商標(biāo)都是由公有領(lǐng)域的詞匯構(gòu)成，特別是后兩類商標(biāo)詞匯，存在著顯著性不足的先天缺陷，盡管商標(biāo)法第11條規(guī)定，缺乏顯著性的標(biāo)志經(jīng)過使用獲得“第二含義”的，可以作為商標(biāo)注冊，但是，由于缺乏顯著性的商標(biāo)詞匯源自公有領(lǐng)域，因此，即使在構(gòu)成馳名商標(biāo)之后，也會大大降低“跨類保護(hù)”的力度。

例如，在“杏花村”一案中，山西杏花村公司在先注冊“杏花村牌及圖”商標(biāo)在白酒類商品上，并試圖運(yùn)用“跨類保護(hù)”來阻止安徽杏花村公司的商標(biāo)“杏花村”在樹木、谷類、釀酒麥芽等商品上的注冊，因?qū)π姓绦蚪Y(jié)果不服提起訴訟。在二審中，法院指出，“杏花村”與酒的聯(lián)系，并非始自山西杏花村公司對引證商標(biāo)的使用、宣傳。杜牧的著名詩句早已使人們將“杏花村”與酒商品聯(lián)系在一起，山西杏花村公司利用這種早已存在的聯(lián)系建立引證商標(biāo)在酒類商品尤其是汾酒商品上的知名度并使之成為馳名商標(biāo)，但由此對引證商標(biāo)的保護(hù)也不應(yīng)不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大，尤其是不應(yīng)當(dāng)禁止他人同樣地從杜牧詩句這一公眾資源中獲取、選擇并建立自己的品牌，只要不會造成對引證商標(biāo)及山西杏花村公司利益的損害即可。安徽杏花村集團(tuán)公司在樹木、谷（谷類）等商品上申請注冊被異議商標(biāo)，并不足以導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為該商標(biāo)與引證商標(biāo)存在相當(dāng)程度的聯(lián)系，從而減弱引證商標(biāo)的顯著性或不當(dāng)利用引證商標(biāo)的市場聲譽(yù)。因此未予支持。

五、建議：在一定條件下積極主張“弱化、丑化、利用”異議理由

《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《馳名商標(biāo)解釋》）第9條規(guī)定，就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，“足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)的”，不予注冊并且禁止使用。

這一司法解釋說明，除了混淆之外，對他人馳名商標(biāo)的損害還可以表現(xiàn)為“淡化”，即“弱化”（減弱馳名商標(biāo)的顯著性）、“丑化”（貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)）和“搭乘”（不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)）。換言之，對于淡化，消費(fèi)者未必會對商品及其來源產(chǎn)生誤認(rèn)（認(rèn)為商品來源之間存在許可、贊助、投資等關(guān)聯(lián)關(guān)系）和混淆，但會產(chǎn)生聯(lián)想，而這種聯(lián)想會對馳名商標(biāo)的商譽(yù)產(chǎn)生不同形式的消極影響。

例如，在“澗楠春”一案中，法院指出，“相關(guān)公眾”在茶、糕點(diǎn)等商品上看到訴爭商標(biāo)“澗楠春”時，會想到劍南春公司在白酒上的馳名商標(biāo)“劍南春”，但又能夠認(rèn)識到這些商品并非由劍南春公司提供，“澗楠春”的生產(chǎn)者與劍南春公司也并無特定關(guān)系，但由于消費(fèi)者看到“澗楠春”時仍然會產(chǎn)生對“劍南春”的聯(lián)想，因此“劍南春”馳名商標(biāo)具備了獲得反“淡化”保護(hù)的基本條件。

因此，結(jié)合前面的總結(jié)，當(dāng)企業(yè)等商標(biāo)權(quán)利人試圖運(yùn)用“跨類保護(hù)”來阻止他人在類別較遠(yuǎn)的商品上注冊的，應(yīng)當(dāng)注意以下三個方面：

第一，在經(jīng)營活動中加強(qiáng)品牌營銷力度積累商譽(yù)，在訴訟舉證中則充分準(zhǔn)備，因?yàn)樯虡?biāo)的馳名度越高，則相應(yīng)的保護(hù)范圍和力度都會相應(yīng)加大，從而使得商品保護(hù)類別隨之?dāng)U大；

第二，在選擇品牌進(jìn)行培育時，盡量選取那些臆造性詞匯，從而最大可能降低自己品牌在跨類保護(hù)中的不確定因素；

第三，要積極運(yùn)用《馳名商標(biāo)解釋》中“弱化、丑化、利用”的三個理由，從而使得法院在判斷商品類別擴(kuò)張和消費(fèi)者聯(lián)想范圍時能夠作為影響因素予以考慮，從而最終得到理想的結(jié)果。

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