在涉及專利的交易中，我國(guó)企業(yè)曾經(jīng)上當(dāng)受騙，損失慘重。北京某汽車廠在與外商進(jìn)行合資談判過程中，外方提出技術(shù)入股方式的具體方案，以其中的97件專利技術(shù)，共折合1600萬美元入股。由于這家企業(yè)不懂得專利法，沒有了解這些專利技術(shù)的法律狀態(tài)就草草簽約。直到后來才得知，97件專利技術(shù)中的23件專利是過期的，還有29件專利已臨近到期，13件則剛剛遞交申請(qǐng)，沒有授權(quán)，真正算數(shù)的專利只有32件，占總專利數(shù)的33%，也就是說2/3的專利是不能折算股金投資入股的。該企業(yè)追悔莫及。

如果企業(yè)在專利引進(jìn)等交易中開展盡職調(diào)查，根據(jù)其專利技術(shù)的申請(qǐng)?zhí)枴＠Q等，仔細(xì)檢索其法律狀態(tài)，包括其權(quán)利保護(hù)范圍、保護(hù)期限，以確定該專利是否為假冒專利、過期專利，就可以避免這些無謂的經(jīng)濟(jì)損失。如我國(guó)在引進(jìn)英國(guó)皮爾金頓公司浮法玻璃生產(chǎn)線的過程中，通過詳細(xì)檢索專利文獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)該公司有關(guān)浮法玻璃技術(shù)的137件專利在當(dāng)時(shí)已有51件失效，迫使英方將價(jià)款由原來的2500萬英鎊降為52.5萬英鎊。

所謂盡職調(diào)查(Due Diligence)，也稱審慎調(diào)查，有的也譯為謹(jǐn)慎審核、正當(dāng)調(diào)查，是指在企業(yè)買賣、投資、合作、購(gòu)并等交易活動(dòng)中，事先針先對(duì)特定標(biāo)的所進(jìn)行的調(diào)查程序，其目的系為確保雙方協(xié)商或談判基礎(chǔ)的正確，內(nèi)容則涵蓋企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理與實(shí)際運(yùn)作的各個(gè)層面，只要交易雙方認(rèn)為重要或足以影響商業(yè)決策的事項(xiàng)，都可列為盡職調(diào)查的內(nèi)容，主要包含財(cái)務(wù)面(financial due diligence)及法律面(legal due diligence)的調(diào)查、鑒價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

對(duì)于專利風(fēng)險(xiǎn)的盡職調(diào)查，簡(jiǎn)單地講，是指通過收集和分析對(duì)方的專利信息，預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)問題和收益機(jī)會(huì)，作為調(diào)查方?jīng)Q策參考的依據(jù)。專利權(quán)的調(diào)查比起一般的產(chǎn)權(quán)調(diào)查要復(fù)雜得多，因?yàn)閷＠麢?quán)有較高的技術(shù)含量，法律程序也比較復(fù)雜。像房地產(chǎn)調(diào)查，只要到房地局跑一趟，基本上可以了解清楚這個(gè)產(chǎn)權(quán)的狀況；而專利權(quán)相對(duì)而言沒有這么簡(jiǎn)單。

一、專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的程序

專利風(fēng)險(xiǎn)的盡職調(diào)查過程，主要由專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查準(zhǔn)備、調(diào)查實(shí)施、調(diào)查結(jié)果分析、調(diào)查結(jié)果應(yīng)用四個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。

1．專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的準(zhǔn)備

在專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的準(zhǔn)備階段，需要制定調(diào)查活動(dòng)計(jì)劃，主要包括盡職調(diào)查目標(biāo)的制定、調(diào)查內(nèi)容的確定、人員和時(shí)間安排等。確定調(diào)查人員，主要由知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)人員、企業(yè)高層管理人員和相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員組成；依據(jù)盡職調(diào)查目標(biāo)，設(shè)計(jì)和選擇專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查方法，一般調(diào)查方法有專利的檢索與分析，審核有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度、資料、記錄等。

2．專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的實(shí)施

在專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的實(shí)施階段，調(diào)查小組依據(jù)調(diào)查計(jì)劃，運(yùn)用調(diào)查方法，如專利檢索分析等開展調(diào)查，并對(duì)調(diào)查過程進(jìn)行控制和調(diào)整。在實(shí)施調(diào)查過程中，有時(shí)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整，包括對(duì)調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查方式的組合調(diào)整，改換角度等應(yīng)變方法，變換調(diào)查人員調(diào)查等，最終達(dá)到獲取有效信息的目的。

在完成每項(xiàng)預(yù)定的調(diào)查內(nèi)容和類別以后，應(yīng)及時(shí)記錄調(diào)查信息，以甄別關(guān)鍵要素和信息的客觀性、真實(shí)性，在隨后的進(jìn)程中進(jìn)行再核實(shí)和再調(diào)查。

3．專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的結(jié)果分析

在專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的結(jié)果分析階段，調(diào)查小組結(jié)束調(diào)查活動(dòng)后，需要對(duì)所獲得的信息進(jìn)行提取和分析，判別是否存在重大的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或法律隱患。在分析和比較的基礎(chǔ)上，形成調(diào)查結(jié)果的總結(jié)報(bào)告。一般分析和比較采用表格形式，簡(jiǎn)潔明了。

4．專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的結(jié)果應(yīng)用

在專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的結(jié)果應(yīng)用階段，根據(jù)調(diào)查報(bào)告，判別企業(yè)在專利交易中可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)問題及其風(fēng)險(xiǎn)成本，判別消除或克服專利風(fēng)險(xiǎn)的難易程度，并為消除或克服專利風(fēng)險(xiǎn)提供決策依據(jù)。

二、專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的內(nèi)容

從廣義上講，專利風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查的內(nèi)容范圍大致涉及以下幾個(gè)方面：

(1)技術(shù)層面，比如專利技術(shù)是否成熟；

(2)法律層面，比如專利是否獲得授權(quán)；

(3)管理層面，比如調(diào)查受讓專利的企業(yè)是否擁有足夠的專利經(jīng)營(yíng)管理能力。

而從專利交易的賣方和買方兩個(gè)角度觀察，專利風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查的內(nèi)容又大有不同。我們下面從專利買方的角度，主要在法律層面，從形式與實(shí)質(zhì)兩個(gè)方面，介紹專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的內(nèi)容。

1．形式上的調(diào)查

(1)專利權(quán)是否已獲得

如果賣方的專利還只是一件專利申請(qǐng)，并沒有獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的授權(quán)，那么這個(gè)專利申請(qǐng)能不能順利獲得授權(quán)，不免要充滿疑問。如果專利申請(qǐng)最終未獲批準(zhǔn)，即使斥資買下也不能獨(dú)占使用。此外，假使專利申請(qǐng)?jiān)谖磥砟軌蚪?jīng)過審查而獲得授權(quán)，也要警惕專利申請(qǐng)人為了順利獲得授權(quán)，而修改縮小專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，否則等你獲得專利權(quán)時(shí)，發(fā)現(xiàn)此時(shí)的專利已非交易當(dāng)時(shí)的專利了，因?yàn)楸Ｗo(hù)范圍縮小了，商業(yè)價(jià)值大打折扣。

(2)專利權(quán)是否被終止

有些專利權(quán)可能因?yàn)闆]有按照規(guī)定繳納年費(fèi)，甚至因?yàn)闀媛暶鞣艞壍纫蛩囟灰婪ńK止了。被終止的專利已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域，不需要花費(fèi)金錢即可利用。因此，查明該專利是否被終止，對(duì)于買方關(guān)系重大。

(3)專利權(quán)在哪里有效

專利權(quán)具有地域效力，在中國(guó)申請(qǐng)的專利只在中國(guó)有效，在美國(guó)申請(qǐng)的專利只在美國(guó)有效。如果你打算買來專利，制造產(chǎn)品，然后銷往美國(guó)，那么必須調(diào)查賣方賣給你的專利是不是包括美國(guó)專利，賣方是否在美國(guó)也獲得了專利授權(quán)，否則可能另有他人在美國(guó)享有專利權(quán)，買方的產(chǎn)品出口會(huì)受到專利侵權(quán)的指控。

(4)專利權(quán)何時(shí)到期

在我國(guó)，發(fā)明專利的保護(hù)期為自申請(qǐng)之日起 20 年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)期為自申請(qǐng)之日起10 年，超過保護(hù)期后，專利技術(shù)就進(jìn)入公有領(lǐng)域，不能獨(dú)占其利。因此，專利剩余的有效期限越短，專利的商業(yè)價(jià)值也就越低。

(5)專利權(quán)由誰享有

只有專利權(quán)人，才有權(quán)處分其專利轉(zhuǎn)讓、專利許可等事宜，所以，必須調(diào)查一下這個(gè)專利是不是由賣方享有。如果賣方是個(gè)人的話，還有必要確認(rèn)一下這是不是非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，防止發(fā)明人將職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)為個(gè)人的非職務(wù)專利，為未來權(quán)屬爭(zhēng)議埋下伏筆。對(duì)于賣方受讓而來的專利，不能只看其專利轉(zhuǎn)讓合同，還要查明該專利轉(zhuǎn)讓是否已經(jīng)過國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的登記，否則賣方仍不是合適的專利權(quán)人，還沒有真正成為專利的所有人。

(6)是否取得共有人的同意

如果賣方和他人共有專利權(quán)的話，賣方應(yīng)當(dāng)獲得共有專利權(quán)人的授權(quán)才能進(jìn)行專利轉(zhuǎn)讓、許可等交易。否則，賣方屬于擅自處分，在法律上歸于無效，從而影響買方的利益。不過，《專利法》第15 條規(guī)定，如果沒有約定的，專利權(quán)的共有人可以單獨(dú)以普通許可方式許可他人實(shí)施專利。

(7)是否對(duì)外發(fā)放過專利許可

專利是否發(fā)放過對(duì)外許可，對(duì)買方利益的影響非常大。如果專利權(quán)人已經(jīng)對(duì)外發(fā)放了獨(dú)占許可或排他許可，并已備案可以對(duì)抗第三人時(shí)，買方不能再接受專利權(quán)人的任何形式的許可，否則買方付了錢也不能使用該專利，只能去追究專利權(quán)人的違約責(zé)任。

如果專利權(quán)人已經(jīng)對(duì)他人發(fā)放過普通許可，買方有權(quán)再獲得普通許可時(shí)，需要評(píng)估前面的專利許可，是否會(huì)影響自己的商業(yè)利益，同時(shí)可以據(jù)此要求降低許可費(fèi)。在專利權(quán)人對(duì)外發(fā)放過許可后，如果買方去受讓這個(gè)專利權(quán)，那么將會(huì)受到前手專利許可的極大限制。在前手獨(dú)占許可的限制之下，買方無法實(shí)施該專利；在前手排他許可的限制之下，買方盡管可以自己使用，但無法再次對(duì)外開展許可業(yè)務(wù)。

(8)是否存在專利質(zhì)押等擔(dān)保

如果專利已經(jīng)被質(zhì)押，買下這個(gè)專利的風(fēng)險(xiǎn)則很大。一旦專利權(quán)人無法清償債務(wù)，債權(quán)人有權(quán)以該專利折價(jià)或者以拍賣、變賣該專利的價(jià)款優(yōu)先受償。而且根據(jù)《擔(dān)保法》第80 條的規(guī)定，專利權(quán)出質(zhì)后，出質(zhì)人（專利權(quán)人）不得轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用，除非經(jīng)出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人協(xié)商同意的，才可以轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用。

(9)是否正發(fā)生法律爭(zhēng)議

即使是已經(jīng)獲得授權(quán)的專利權(quán)，也會(huì)面臨著許多不確定的法律爭(zhēng)議。比如，可能有第三人基于各種原因，正在請(qǐng)求宣告該專利無效；可能有第三人正在指控專利權(quán)人的此項(xiàng)專利侵犯其專利權(quán)等在先權(quán)利；可能第三人正在請(qǐng)求確認(rèn)他為此項(xiàng)專利權(quán)的所有人。如果賣方的專利權(quán)正在發(fā)生諸如此類的爭(zhēng)議，那么很明顯，這里潛伏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，無論專利權(quán)是被宣告無效，還是部分無效，或者被判定為侵權(quán)，或者被確認(rèn)歸屬他人，都會(huì)影響買方的重大利益。

更重要的是，如果買方中途接手這個(gè)燙手山芋，還得耗時(shí)耗力耗錢去處理這些法律爭(zhēng)議。在1992年，喬丹公司收購(gòu)了生產(chǎn)“隨意貼”不干膠和膠帶產(chǎn)品的樂佩(LePage)公司。不幸的是，3M公司那時(shí)正在告樂佩公司侵權(quán)，禁止樂佩公司開發(fā)和銷售其產(chǎn)品。喬丹公司因此而陷入了專利訴訟的拉鋸戰(zhàn)中，難以自拔。

2．實(shí)質(zhì)上的調(diào)查

(1)是否成熟的專利技術(shù)

不要誤以為專利就是成熟的科技成果，事實(shí)上，大多數(shù)專利技術(shù)都是不成熟的，并不能滿足產(chǎn)業(yè)化的需要。有的專利技術(shù)僅僅是一個(gè)可能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，從技術(shù)方案到產(chǎn)品制造往往相距甚遠(yuǎn)，如果再到大規(guī)模生產(chǎn)，距離就更遠(yuǎn)了，中間還要經(jīng)過一系列工業(yè)性的開發(fā)試驗(yàn)等。

因此，買方應(yīng)當(dāng)評(píng)估專利技術(shù)是否具有成熟性，是否可以直接或比較容易進(jìn)行市場(chǎng)應(yīng)用。不要花了一大筆錢買下專利實(shí)施時(shí)，才發(fā)現(xiàn)該專利存在目前無法解決的缺陷，或者生產(chǎn)成本太高，市場(chǎng)無法接受，結(jié)果在進(jìn)行投資后又不得不宣布放棄。當(dāng)然，越不成熟的技術(shù)，其交易價(jià)格就應(yīng)當(dāng)越低，因?yàn)橘I方還要跟進(jìn)很多產(chǎn)業(yè)化的投資。

(2)是否依賴于背景技術(shù)

如果一項(xiàng)專利是在其他專利或者技術(shù)秘密（稱為“背景技術(shù)”）的基礎(chǔ)上改進(jìn)獲得的，并且在實(shí)施該項(xiàng)專利時(shí)，還需要依賴背景技術(shù)權(quán)利人的許可，才能消除法律上的侵權(quán)障礙，那么，單獨(dú)買下這個(gè)專利還不能自由地加以商業(yè)利用。顯而易見，這種專利的價(jià)值受到極大的限制。如果背景技術(shù)也為該專利的權(quán)利人所享有，則可以協(xié)商一并受讓這些背景技術(shù)，或者簽署價(jià)格合理的永久許可協(xié)議。

(3)是否存在改進(jìn)技術(shù)

如果專利權(quán)人對(duì)其專利作了諸多的改進(jìn)，又申請(qǐng)了獨(dú)立的專利或作為技術(shù)秘密加以保護(hù)，那么應(yīng)當(dāng)要求賣方披露這些改進(jìn)技術(shù)的基本信息，以防止賣方日后拿著改進(jìn)技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)來敲詐買方高額的許可或轉(zhuǎn)讓費(fèi)。在賣方披露這些改進(jìn)技術(shù)的信息后，買方應(yīng)當(dāng)評(píng)估其知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否值得購(gòu)買？如果不購(gòu)買，會(huì)有什么影響？假設(shè)缺乏改進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品的制造不能達(dá)到最佳的效果，那么買下目標(biāo)專利也許還是不能達(dá)到預(yù)期的目的。

(4)是否存在配套技術(shù)

某一項(xiàng)專利或技術(shù)秘密，既不是目標(biāo)專利的背景技術(shù)，也不是目標(biāo)專利的改進(jìn)技術(shù)，但仍然可能是協(xié)助目標(biāo)專利發(fā)揮最佳效果的配套技術(shù)。這些配套技術(shù)如果不能一并取得，將降低目標(biāo)專利的技術(shù)價(jià)值和商業(yè)價(jià)值。

(5)是否切合買方的需求

通過分析專利的技術(shù)價(jià)值和商業(yè)價(jià)值，可以確認(rèn)其是否能夠結(jié)合買方產(chǎn)品的需求，是否能夠提升買方產(chǎn)品的附加價(jià)值，是否能夠彌補(bǔ)買方現(xiàn)有技術(shù)的弱點(diǎn)或缺陷，等等。如果不能滿足買方的需求，該專利自然無需交易。

(6)是否欠缺授權(quán)的實(shí)質(zhì)條件

通過文獻(xiàn)檢索分析等途徑，檢查目標(biāo)專利是否存在新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性等方面的缺陷，從而評(píng)估專利在將來是否有被宣告無效的可能性。如果買方發(fā)現(xiàn)了充足的證據(jù)，也可以自己提出專利無效宣告的請(qǐng)求，從而無效該專利權(quán)，得以免費(fèi)實(shí)施。

(7)專利申請(qǐng)文件是否存在瑕疵

專利申請(qǐng)文件包括權(quán)利要求書、專利說明書等文件，其中最為重要的，是權(quán)利要求書。如果權(quán)利要求的保護(hù)范圍寫得很窄，則會(huì)影響專利的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，因?yàn)樗鼔艛嗟氖袌?chǎng)有限；而權(quán)利要求的保護(hù)范圍寫得太寬，又容易遭到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的無效宣告，因?yàn)樘珜挼谋Ｗo(hù)范圍就意味著面臨更多的“在先技術(shù)”的挑戰(zhàn)。此外，如果專利申請(qǐng)文件對(duì)專利技術(shù)的公開不充分，也會(huì)受到無效宣告的威脅。

(8)是否易于回避設(shè)計(jì)

有些專利可以形成強(qiáng)大的技術(shù)壁壘，阻擋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)進(jìn)入或技術(shù)研發(fā)。而有些專利只能保護(hù)有限的范圍，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以輕易進(jìn)行專利回避設(shè)計(jì)，繞過專利而不構(gòu)成侵權(quán)。買方可以通過技術(shù)和法律上的分析，評(píng)估該專利是否易于回避設(shè)計(jì)。如果易于回避設(shè)計(jì)，則可以壓低交易價(jià)格，甚至無需購(gòu)買，自己回避開發(fā)，還能擁有新的專利。

(9)發(fā)明人是否支持專利的實(shí)施

表面上看，發(fā)明人似乎與專利的交易沒有什么關(guān)系，實(shí)則不然。因?yàn)闆]有發(fā)明人的技術(shù)支持，有些專利即使買回來也無法實(shí)施，或者無法克服一些技術(shù)問題。因此，如果賣方專利的發(fā)明人積極參與專利的交易，支持專利的實(shí)施，對(duì)于買方后續(xù)的專利利用則意義重大。

在并購(gòu)高科技企業(yè)時(shí)，有的企業(yè)還十分看重并購(gòu)是否包括目標(biāo)企業(yè)的技術(shù)骨干，如果專利開發(fā)的技術(shù)人員并沒有包括在收購(gòu)名單中，那么買方還會(huì)思量該項(xiàng)交易的可行性。因?yàn)閷＠夹g(shù)也需要更新?lián)Q代，對(duì)一件專利或一個(gè)專利組合進(jìn)行后續(xù)技術(shù)升級(jí)，缺少原始開發(fā)者，此項(xiàng)工作會(huì)變得非常困難。

(10)專利權(quán)人是否具有足夠的技術(shù)能力

如果專利權(quán)人具有強(qiáng)大的研究開發(fā)能力和技術(shù)支持能力，不僅可以持續(xù)改進(jìn)專利，使專利產(chǎn)品一直處于有利的競(jìng)爭(zhēng)地位，而且可以有效支持買方開展專利產(chǎn)業(yè)化的工作，使紙上的專利技術(shù)落實(shí)到現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中。

(11)專利組合是否存在問題

專利聯(lián)營(yíng)的興起使專利的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查更為復(fù)雜，一個(gè)打包許可的專利池里，可能存在幾十上百，甚至成千上萬的專利，除了要調(diào)查專利池里是否存在垃圾專利（欠缺授權(quán)實(shí)質(zhì)條件），相關(guān)專利是否在買方的目標(biāo)市場(chǎng)有效等問題外，更要警惕“一女二嫁”的問題。有的專利池里，看似存在幾個(gè)不同的專利，而且在不同的國(guó)家獲得授權(quán)，但實(shí)際上是同一個(gè)技術(shù)主題和技術(shù)內(nèi)容的專利，只是在不同的國(guó)家使用了不同的名稱，或者在申請(qǐng)文件上有些許表達(dá)上的差異。而專利權(quán)人很可能把這些“名為數(shù)個(gè)、實(shí)為一個(gè)”的專利權(quán)，在相同的使用范圍內(nèi)多次授權(quán)給買方，達(dá)到重復(fù)收費(fèi)的目的。