等同侵權(quán)比對在專利侵權(quán)訴訟中屢見不鮮。但是，司法理論與實(shí)踐往往著眼于等同侵權(quán)比對的原則、方法、要件等內(nèi)容，對其適用前提的研究探討相對較少。在廣東深圳A公司與深圳B公司等的專利侵權(quán)糾紛中，雙方當(dāng)事人對于是否應(yīng)當(dāng)進(jìn)行等同侵權(quán)比對存在較大爭議，引發(fā)了筆者對等同侵權(quán)比對前提條件的思考。

>>涉案專利

爭議焦點(diǎn)

是否應(yīng)進(jìn)行等同侵權(quán)比對

深圳A公司系涉案專利的專利權(quán)人，其認(rèn)為深圳B公司及其福建分公司制造、銷售、許諾銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備上述專利全部權(quán)利要求的必要技術(shù)特征，落入專利保護(hù)范圍，構(gòu)成侵權(quán)；即使不構(gòu)成相同侵權(quán)，法院也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行等同侵權(quán)比對。深圳B公司則認(rèn)為因被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少涉案專利“權(quán)利要求1”中的面板這一技術(shù)特征，所以不構(gòu)成侵權(quán)，無需進(jìn)行等同侵權(quán)比對。

福建省福州市中級人民法院一審認(rèn)為，本案中，權(quán)利要求及說明書中未對何為面板進(jìn)行定義，對此應(yīng)按照通常理解進(jìn)行解釋。涉案專利中，面板除起到整體束縛作用外，還通過設(shè)置彈性扣起到連接插頭的功能。而被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的環(huán)形金屬構(gòu)件位于面板內(nèi)部，非經(jīng)拆解無法觸及，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員難以將其理解為面板。因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少專利所述的“面板”這一必要技術(shù)特征，無法進(jìn)行等同判斷。

福建省高級人民法院二審認(rèn)為，涉案專利的權(quán)利要求及說明書僅陳述面板的設(shè)置位置、方式及與其他部件的連接關(guān)系。在儀器領(lǐng)域，按照通常理解，面板一般是指在表面起到整體束縛作用并占據(jù)一定連續(xù)空間的板狀部件。被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，板狀塑料面殼長約11.5厘米，寬約3厘米；金屬環(huán)的內(nèi)外半徑差約為0.1厘米，環(huán)形金屬面既窄且小，無法起到整體束縛作用，與通常理解的面板差距較大。同時，根據(jù)涉案專利的權(quán)利要求，面板上應(yīng)設(shè)置有插孔、彈性扣、定位柱等，與面殼疊加設(shè)置；而被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的金屬環(huán)上沒有定位柱。

>>被訴侵權(quán)產(chǎn)品

《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條規(guī)定，專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。該條所指的“等同特征”，是與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。因此，等同侵權(quán)比對是將被訴侵權(quán)產(chǎn)品所采用某一項(xiàng)技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征在手段、功能、效果等方面進(jìn)行比較，其前提是被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備相應(yīng)的技術(shù)特征。鑒于本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少面板這一必要技術(shù)特征，無需、也無法進(jìn)行等同判斷。

追本溯源

等同侵權(quán)比對的來源與發(fā)展

專利中的等同侵權(quán)比對原則來源于美國的司法判例，經(jīng)過多年的司法實(shí)踐，逐步發(fā)展與完善。

1853年，美國聯(lián)邦最高法院在Winans案的判決中首次提出了專利侵權(quán)比對中的等同理念。原告Winans把鐵路運(yùn)煤車設(shè)計(jì)成圓錐形狀，而被告對運(yùn)煤車則采用了上部是八邊形、底部是八棱錐的設(shè)計(jì)。美國聯(lián)邦最高法院多數(shù)意見（5 4）認(rèn)為，被告將車底部設(shè)計(jì)成八角形，接近圓形，實(shí)質(zhì)上體現(xiàn)了專利權(quán)人采用的運(yùn)行方式，并因此獲得跟專利裝置相似的結(jié)果。鑒于二者性質(zhì)相同，被告裝置受到專利產(chǎn)品采用的運(yùn)行方式的實(shí)質(zhì)影響，構(gòu)成侵權(quán)。至于雙方裝置是否取得完全一致的效果，或體現(xiàn)同樣的技術(shù)優(yōu)勢并不重要。

1950年，美國聯(lián)邦最高法院在Graver案判決中基本確立了等同侵權(quán)比對“方式、功能、效果”三要素比對方法。其指出，假如被訴侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品以實(shí)質(zhì)相同的方式、實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)相同的功能并獲得相同結(jié)果，即使在名稱、形式或形狀上有差別，仍可以認(rèn)定侵權(quán)。但是，這種比較方法側(cè)重于整體效果，容易導(dǎo)致對專利權(quán)利要求作擴(kuò)大解釋，將原權(quán)利要求中未提及的技術(shù)特征納入保護(hù)范圍。

在上世紀(jì)80年代的Hughes案中，美國聯(lián)邦巡回法院首次確立了“整體等同”的比較方法，其在應(yīng)用等同原則時，并未將權(quán)利要求中各項(xiàng)技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品逐一比對，而是把發(fā)明專利作為一個整體與被訴侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比對。該院認(rèn)為，為了保護(hù)專利權(quán)人的利益，應(yīng)盡可能地?cái)U(kuò)大解釋權(quán)利要求的范圍及其等同物。

此后，在Hilton案中，美國聯(lián)邦最高法院又確立了逐個要素比較的方法。該案判決書指出，等同原則下的等同是指專利一個特征或一部分與被訴侵權(quán)產(chǎn)品或者方法中替代部分的等同；權(quán)利要求所包含的每一個限制性特征對于定義專利保護(hù)范圍都應(yīng)視為是實(shí)質(zhì)性的；等同原則必須適用于權(quán)利要求的單個特征，而非整體；即便對于單個特征的適用，也應(yīng)確保不能過于寬泛。

德國、日本等國亦根據(jù)自身國情，分別提出“顯而易見性”標(biāo)準(zhǔn)（即對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言是否具有顯而易見性）、“五要件”標(biāo)準(zhǔn)（包括非本質(zhì)部分、置換可能性、置換容易性、非公知技術(shù)與特別排除事由）等，進(jìn)一步豐富和完善專利等同侵權(quán)比對理論。

現(xiàn)實(shí)依據(jù)

我國等同侵權(quán)比對的相關(guān)規(guī)定

從法律層面上看，《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）并未明確對等同侵權(quán)比對加以規(guī)定，但相關(guān)司法解釋對此的規(guī)定較為清晰。

《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條對專利權(quán)的保護(hù)范圍及等同特征的定義進(jìn)行了明確。該條規(guī)定，《專利法》第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，并包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條進(jìn)一步規(guī)定，人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上技術(shù)特征不相同也不等同的，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條規(guī)定，功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。與說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。

從上述規(guī)定來看，我國關(guān)于專利等同侵權(quán)比對的判定原則、方法等借鑒了域外司法判例確立的相關(guān)規(guī)則，并根據(jù)我國實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整和完善。在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的今天，專利等同侵權(quán)比對為專利權(quán)人提供了更加全面的專利保護(hù)，能激發(fā)創(chuàng)新主體更大的創(chuàng)造熱情，最大程度地發(fā)揮專利權(quán)的鼓勵和激勵效應(yīng)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，專利等同侵權(quán)比對雖然表面上看是技術(shù)對比問題，但卻反映出專利權(quán)人與社會公眾之間、個人利益與社會利益之間的利益平衡問題。因此，盡管專利等同侵權(quán)比對彌補(bǔ)了專利權(quán)利要求文本中語言文字本身的局限性，給專利權(quán)人以更完善的保護(hù)，但亦應(yīng)限定在合理有限的范圍內(nèi)。

分析總結(jié)

專利等同侵權(quán)比對的前提

在司法實(shí)踐中，進(jìn)行專利等同侵權(quán)比對需要具備一定的前提條件。

首先，相同侵權(quán)的比對判斷。在專利侵權(quán)比對中，應(yīng)先進(jìn)行相同侵權(quán)的比對判斷。將被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法的技術(shù)方案的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征進(jìn)行比較，被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，即構(gòu)成相同侵權(quán)。如果已經(jīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品或者方法構(gòu)成相同侵權(quán)，則無需再進(jìn)行等同侵權(quán)的比對判斷。只有在相同侵權(quán)不成立的情況下，才考慮進(jìn)行等同侵權(quán)的比對判斷。

其次，是否缺少必要技術(shù)特征。從等同侵權(quán)比對判斷的發(fā)展來看，“整體等同”的理念和比對方法容易導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍的任意擴(kuò)大，故被“逐個要素比較”等取代。在我國，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條的規(guī)定，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。可見，在進(jìn)行專利等同侵權(quán)比對之前，應(yīng)先判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品或者方法等是否缺少涉案專利權(quán)利要求記載的必要技術(shù)特征。如果缺少一個以上的技術(shù)特征，則由于缺少必要技術(shù)特征而不構(gòu)成侵權(quán)，亦無需再進(jìn)行等同侵權(quán)的比對判斷。

第三，是否存在可供專利等同侵權(quán)比對的相對應(yīng)技術(shù)特征。既然要進(jìn)行比對判斷，顯然要具有可以比對判斷的對象，即被訴侵權(quán)技術(shù)方案中是否存在與涉案專利權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征相對應(yīng)的技術(shù)特征。只有具備該條件，才有等同比對的可能性。此時，應(yīng)當(dāng)對涉案專利權(quán)利要求進(jìn)行恰當(dāng)?shù)慕忉?，從而確定其各項(xiàng)技術(shù)特征的保護(hù)范圍。同時，對被訴侵權(quán)產(chǎn)品或者方法進(jìn)行解構(gòu)分析，確定其各項(xiàng)技術(shù)特征；再將兩者進(jìn)行比較，明確被訴侵權(quán)技術(shù)方案中包括可以與涉案專利權(quán)利要求確定的技術(shù)特征相對應(yīng)的、可供專利等同侵權(quán)比對判斷的技術(shù)特征。

最后，其他應(yīng)當(dāng)考量的因素。專利權(quán)人通過提交專利授權(quán)的申請材料，經(jīng)過批準(zhǔn)獲得專利，從而取得可以對抗社會公眾的專利權(quán)。而專利的等同侵權(quán)比對實(shí)際上突破了專利權(quán)利要求文本中的語言文字限制，在一定程度上擴(kuò)大了專利權(quán)的保護(hù)范圍，在司法實(shí)踐中存在被濫用的可能，進(jìn)而損害社會公眾的利益。因此，專利等同侵權(quán)比對應(yīng)以謹(jǐn)慎、合理和必要等為原則，并考慮禁止反悔原則、捐獻(xiàn)原則、現(xiàn)有技術(shù)抗辯原則等的限制性作用，將專利等同侵權(quán)比對的適用限定在合理的范圍內(nèi)。

綜上，當(dāng)被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少必要技術(shù)特征，無可供專利等同侵權(quán)比對的相應(yīng)技術(shù)特征時，無需、也無法進(jìn)行等同判斷?；诖耍彿ㄔ号袥Q駁回上訴，維持原判。二審判決后，雙方當(dāng)事人簽署了一攬子解決爭議的協(xié)議，較好地解決了糾紛。

本期封面及目錄

《中國審判》雜志2020年第15期

中國審判新聞半月刊·總第253期

編輯/孫敏