近日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部發(fā)布了2019年度專利復(fù)審無效十大案件，其中，包括發(fā)明專利無效案6件、實(shí)用新型專利無效案2件、外觀設(shè)計(jì)專利無效案1件和發(fā)明專利申請(qǐng)復(fù)審案1件，覆蓋了電學(xué)、通信、醫(yī)藥、化學(xué)、光電和外觀設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，案件反映了典型性或普遍性法律問題，并對(duì)現(xiàn)有審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了深入闡釋。

筆者在對(duì)上述十大案件的審查決定進(jìn)行學(xué)習(xí)之后，發(fā)現(xiàn)其中部分案件對(duì)專利代理師學(xué)習(xí)并理解撰寫、答復(fù)等代理技巧有很大的幫助。因此，計(jì)劃推出系列文章，對(duì)其中部分案件的審查決定進(jìn)行解讀，基于各案的決定要點(diǎn)，提煉其中所體現(xiàn)的合議組的審查觀點(diǎn)，并將其與專利代理師的日常代理實(shí)踐相結(jié)合，希望對(duì)大家有所幫助。

本文為第二篇，所針對(duì)的案件為：“餐館服務(wù)系統(tǒng)”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案。復(fù)審和無效審理部認(rèn)為該案的典型意義在于：該案體現(xiàn)了發(fā)明構(gòu)思在創(chuàng)造性審查中的重要作用，尤其是以區(qū)別特征為切入點(diǎn)，綜合考慮就餐模式的產(chǎn)生和發(fā)展歷程，牢牢把握發(fā)明構(gòu)思這一核心，層層厘清，作出分析和判斷。

該案較為核心的幾條權(quán)利要求包括：

可以看到，該專利的發(fā)明構(gòu)思主要就是在后廚工作區(qū)(3)和顧客就餐區(qū)(4)之間設(shè)置運(yùn)送飯菜和/或飲料的傳送系統(tǒng)(6)，且運(yùn)送過程依靠重力作用實(shí)現(xiàn)。

請(qǐng)求人提出的無效理由包括新創(chuàng)性和不清楚等，我們主要看一下與新創(chuàng)性相關(guān)的問題。

請(qǐng)求人提交的對(duì)比文件主要包括：證據(jù)1：公開號(hào)為2216357的美國(guó)專利，公開日為1940年10月01日；證據(jù)2：公開號(hào)為278226的美國(guó)專利，公開日為1883年05月22日。

看到這兩個(gè)公開日是不是稍感吃驚？這也正是致使本案論辯過程較為精彩的原因之一，后文再表。

針對(duì)請(qǐng)求人的無效宣告，專利權(quán)人向合議組提交了意見陳述書，并相應(yīng)修改了權(quán)利要求書。具體為，將權(quán)利要求5、9、10和16的附加技術(shù)特征補(bǔ)入權(quán)利要求1，成為新的獨(dú)立權(quán)利要求1，將權(quán)利要求9和16的附加技術(shù)特征都補(bǔ)入權(quán)利要求4和6，成為新的獨(dú)立權(quán)利要求4和5，并修改了權(quán)利要求的引用關(guān)系和序號(hào)。修改后的獨(dú)立權(quán)利要求1、4、5內(nèi)容如下：

可以看到，專利權(quán)人把獨(dú)權(quán)一分為三，在原始獨(dú)權(quán)的基礎(chǔ)上，三個(gè)新的獨(dú)權(quán)分別對(duì)三種傳送系統(tǒng)（6），或者說軌道線路（56）進(jìn)行了進(jìn)一步限定。根據(jù)技術(shù)特征來看，筆者認(rèn)為專利權(quán)人/專利代理師當(dāng)時(shí)應(yīng)該是希望在原始獨(dú)權(quán)的有益效果上，進(jìn)一步突出其可以穩(wěn)定運(yùn)送飯菜和/或飲料的效果。三個(gè)新的獨(dú)權(quán)的相同的技術(shù)特征基本就是原始獨(dú)權(quán)，三個(gè)新的獨(dú)權(quán)的相應(yīng)的技術(shù)特征就是技術(shù)效果基本一致但表現(xiàn)形式不同的軌道線路（56），或者說，三個(gè)新的獨(dú)權(quán)分別為一個(gè)總發(fā)明構(gòu)思下的不同實(shí)施方式。因此，經(jīng)修改獲得的三個(gè)新的獨(dú)權(quán)的單一性是沒有問題的。

我們回過頭再來看看請(qǐng)求人提出的關(guān)于新創(chuàng)性的無效理由。

請(qǐng)求人主張權(quán)利要求4（即，由一條軌道構(gòu)成的第一種軌道線路）和38相對(duì)于證據(jù)1不具備新穎性，權(quán)利要求1-12、17-28、34-39、41-54、58-65、75-78相對(duì)于證據(jù)1結(jié)合證據(jù)2及公知常識(shí)不具備創(chuàng)造性。

我們發(fā)現(xiàn)請(qǐng)求人并未提出權(quán)利要求16不具備創(chuàng)造性，而專利權(quán)人在針對(duì)無效宣告進(jìn)行的修改中，將權(quán)利要求16的附加技術(shù)特征分別補(bǔ)入了三條在先權(quán)利要求，形成了上述新的獨(dú)立權(quán)利要求1、4、5。

按常理，這個(gè)故事應(yīng)該就以專利權(quán)人限縮專利保護(hù)范圍而結(jié)束了。但通過合議組的論述，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)故事其實(shí)并不應(yīng)該就這么簡(jiǎn)單結(jié)束了。

關(guān)于作為對(duì)比文件的上述兩個(gè)證據(jù)，合議組是這么認(rèn)定的：

如前所述，本專利的發(fā)明構(gòu)思主要就是在后廚工作區(qū)和顧客就餐區(qū)之間設(shè)置運(yùn)送飯菜和/或飲料的傳送系統(tǒng)，且運(yùn)送過程依靠重力作用實(shí)現(xiàn)。可以看到，證據(jù)1確實(shí)公開了“運(yùn)送過程依靠重力作用實(shí)現(xiàn)”的相關(guān)技術(shù)特征，但是并未公開“在后廚工作區(qū)和顧客就餐區(qū)之間設(shè)置運(yùn)送飯菜和/或飲料的傳送系統(tǒng)”的相關(guān)技術(shù)特征。故合議組認(rèn)定權(quán)利要求4，或者更確切而言，是權(quán)利要求1與證據(jù)1之間具有上述區(qū)別技術(shù)特征。

跳出發(fā)明人、代理師的身份，作為普通消費(fèi)者，大家是否覺得這個(gè)發(fā)明構(gòu)思也太簡(jiǎn)單了吧，不就是靠重力上菜嘛？很多多層餐廳都有這套消費(fèi)者可見的上菜系統(tǒng)，難怪請(qǐng)求人找了份二戰(zhàn)期間的對(duì)比文件。

可以看到，雖然證據(jù)1中只公開了單軌道傳送結(jié)構(gòu)，但為了證明多軌道傳送結(jié)構(gòu)也不具備創(chuàng)造性，請(qǐng)求人干脆找了份清朝光緒年間的對(duì)比文件。

單從這兩份對(duì)比文件，就能感覺到請(qǐng)求人的“氣勢(shì)洶洶”。

簡(jiǎn)而言之，對(duì)比文件公開的是后廚工作區(qū)與服務(wù)臺(tái)工作區(qū)（服務(wù)員）間設(shè)有傳送系統(tǒng)，而本發(fā)明請(qǐng)求保護(hù)的則是后廚工作區(qū)與顧客就餐區(qū)（顧客）間設(shè)有傳送系統(tǒng)。此發(fā)明構(gòu)思看似不可謂不簡(jiǎn)單。

但是最精彩的部分也要來了。

針對(duì)請(qǐng)求人的無效理由，合議組基于專利權(quán)人經(jīng)修改獲得的三個(gè)新的獨(dú)權(quán)評(píng)述如下：

就是基于這么一個(gè)看似極為“容易想到”的區(qū)別技術(shù)特征，竟然可以從發(fā)明構(gòu)思這一角度大做文章。

可以看到，為了證明實(shí)際所解決技術(shù)問題的不同，從餐廳工作流程講到了飲食歷史，從自助餐講到了回轉(zhuǎn)壽司，真可謂是“巧舌如簧”。

可以看到，充分利用了證據(jù)1所公開的內(nèi)容作為支持專利權(quán)人方觀點(diǎn)的論據(jù)，在區(qū)別技術(shù)特征看似容易想到的情況下，卻直指關(guān)鍵點(diǎn)，突出直面顧客的餐桌，讓人有強(qiáng)烈的帶入感。

可以看到，連俗話都用到了。為了支撐相應(yīng)觀點(diǎn)，在有理有據(jù)的前提下，陽(yáng)春白雪也好，下里巴人也罷。

合議組最終認(rèn)定新的獨(dú)立權(quán)利要求1、4、5具備創(chuàng)造性。

看到這里，可以發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題。

第一，上文的“首先”、“第二”、“第三”幾段把一個(gè)小小的區(qū)別點(diǎn)寫得如此淋漓盡致的內(nèi)容完全是出自合議組之手嗎？我想答案應(yīng)該是否定的。雖然我們無法通過國(guó)知局的中國(guó)及多國(guó)專利查詢系統(tǒng)查到意見陳述等完全由申請(qǐng)人/代理機(jī)構(gòu)上傳的具有一定秘密性的文件，但合理推測(cè)，上文內(nèi)容大概率主要出自一位高水平的專利代理師之手，合議組表示認(rèn)可，遂予以引用。

這幾段內(nèi)容可能沒法直接復(fù)制到其他專利申請(qǐng)的答通、復(fù)審和無效相關(guān)文件中，但這一“由點(diǎn)及面、各個(gè)擊破”的思路無疑值得各位專利代理師學(xué)習(xí)。

借用最近網(wǎng)絡(luò)上的一句流行語(yǔ)調(diào)侃一下，“但凡有?；ㄉ?，也不至于喝成這樣”——可人家就是喝到位了，喝舒服了，不得不佩服。

第二，合議組認(rèn)可的是原權(quán)1中就記載的這一區(qū)別技術(shù)特征“后廚工作區(qū)通過至少一條軌道線路與顧客就餐區(qū)的至少一張餐桌相連接或者可以連接”，以及因此產(chǎn)生的有益效果。這么看來，專利權(quán)人所做的限縮式修改是否有點(diǎn)“虧”了？

事后看，確實(shí)“虧”了。

可能專利權(quán)人當(dāng)時(shí)是出于保險(xiǎn)起見的考慮，或者即使限縮后，依然不影響其維權(quán)。不過既然都做了相應(yīng)修改，合議組在給出有創(chuàng)造性的結(jié)論后，依然對(duì)修改部分進(jìn)行了如下評(píng)述：

說句玩笑話，合議組也得考慮下專利權(quán)人的心情，不能讓人家明顯覺得白改了。

本案審查決定強(qiáng)調(diào)，在創(chuàng)造性審查中要充分把握發(fā)明構(gòu)思。本案合議組，或者說，很有可能是本案專利代理師正是充分把握了發(fā)明構(gòu)思這一點(diǎn)，采用清晰的思路以及翔實(shí)的論據(jù)讓一個(gè)基于看似簡(jiǎn)單的發(fā)明構(gòu)思的技術(shù)方案的創(chuàng)造性予以維持。雖然結(jié)果略有不完美，但這一過程還是著實(shí)精彩的。

回到“發(fā)明構(gòu)思”這一說法，筆者在處理答通時(shí)，遇到的情況通常是：“由于對(duì)比文件已經(jīng)公開了這一發(fā)明構(gòu)思，為了實(shí)現(xiàn)XX的技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以……，而這是常規(guī)選擇/慣用手段”。此時(shí)，筆者一般會(huì)從兩方面進(jìn)行答復(fù)，一方面是發(fā)明構(gòu)思不代表具體的技術(shù)方案……，另一方面是本申請(qǐng)中各具體技術(shù)特征的作用、相互關(guān)系以及共同取得的技術(shù)效果等……（沒有針對(duì)具體案例，故具體內(nèi)容就不展開了）。

相信大多數(shù)專利代理師遇到的在于“發(fā)明構(gòu)思”的審查意見應(yīng)該都是和筆者遇到的上述情況類似的。如果我們確認(rèn)上文的淋漓盡致之言出自專利代理師之手，或者即使就是出自合議組之手，這依然給了我們一個(gè)思路，即，在日后處理答通、復(fù)審或無效時(shí)，若遇到區(qū)別技術(shù)特征看似容易想到的情況，不妨借用本案中這種對(duì)“發(fā)明構(gòu)思”的論述來支撐自己的觀點(diǎn)，具體為，技術(shù)問題、技術(shù)手段和技術(shù)效果三管齊下，更具體為，在保證邏輯清晰的前提下，旁征博引，以為我所用。

另外，在撰寫新申請(qǐng)時(shí)，如果發(fā)明人提供的技術(shù)方案看似簡(jiǎn)單，且與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征較少，此時(shí)千萬不要產(chǎn)生隨意、怠慢的心理，草草寫完的結(jié)果必定是駁回。相反，如果專利代理師此時(shí)能與發(fā)明人充分溝通或者充分查閱資料，即使無法補(bǔ)充權(quán)利要求中的技術(shù)特征，也完全可以在說明書中技術(shù)效果的推導(dǎo)部分多加筆墨，將類似上文提到的內(nèi)容“前置化”，也就是不等到在審查員指出時(shí)再去反駁，因?yàn)榇藭r(shí)可能連反駁的基礎(chǔ)都沒有，而是盡可能事先就考慮到，并寫入申請(qǐng)文件中。

當(dāng)然，必須承認(rèn)，這是需要長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累以及高度責(zé)任心的，不能什么都以“事后諸葛亮”的角度來看。我們不做過往案件的“事后諸葛亮”，但是，如果自己足夠有心，做未來案件的“事前諸葛亮”豈不美哉？從而更能體現(xiàn)一位高水平專利代理師的自身價(jià)值。