作者：85后代理人

原標(biāo)題：一個(gè)復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識(shí)的判定邊界

在一個(gè)復(fù)審決定中，筆者注意到其是基于復(fù)審請(qǐng)求時(shí)所修改的權(quán)利要求書(shū)。即，在首先進(jìn)入的前置審查階段，原審查員沒(méi)有認(rèn)可修改權(quán)利要求中的新增加的技術(shù)特征，并認(rèn)定其為常規(guī)技術(shù)手段以堅(jiān)持駁回。而正式進(jìn)入復(fù)審程序后，合議組卻與原審查員持有不同觀點(diǎn)，即認(rèn)為修改權(quán)利要求中的新增加的技術(shù)特征不屬于公知常識(shí)，并且相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性，所以撤回了先前的駁回決定。因此，筆者對(duì)該案例進(jìn)行了學(xué)習(xí)和研究，并且關(guān)于公知常識(shí)的判定邊界進(jìn)行了以下思考。

顯而易見(jiàn)，上述新增加的技術(shù)特征3和4與對(duì)比文件不同，即沒(méi)有被對(duì)比文件公開(kāi)。然而，前置審查員認(rèn)為這屬于常用技術(shù)手段。原因在于，當(dāng)檢測(cè)到未達(dá)到預(yù)定真空度時(shí)，可以判定系統(tǒng)故障；而在故障狀態(tài)下，進(jìn)一步檢測(cè)壓力并且為了防止中轉(zhuǎn)箱中的廢水倒流引起污染而進(jìn)行排水程序?qū)儆诔Ｒ?guī)技術(shù)手段。

相比之下，合議組給出的認(rèn)可理由在于，上述新增加的技術(shù)特征3和4限定了系統(tǒng)故障之后的一種后續(xù)處理方式，并且沒(méi)有證據(jù)表明其屬于公知常識(shí)范疇，而且采用該后續(xù)處理方式，能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)壓力情況進(jìn)行后續(xù)處理，以及時(shí)排空中轉(zhuǎn)箱的技術(shù)效果。

具體來(lái)說(shuō)，前置審查員認(rèn)為的技術(shù)效果在于，當(dāng)檢測(cè)到系統(tǒng)故障之后，必然存在檢修步驟，而在檢修中為防止污染情況而進(jìn)行排水。換言之，前置審查員實(shí)際上將“系統(tǒng)的檢測(cè)過(guò)程”與“新增加特征限定的操作過(guò)程”進(jìn)行了割裂，并且認(rèn)定當(dāng)完成檢測(cè)過(guò)程后進(jìn)一步想到這個(gè)后續(xù)的操作過(guò)程是顯而易見(jiàn)的。而相比于合議組的判定理由，合議組認(rèn)為“新增加特征限定的操作過(guò)程”實(shí)際上是包括在“系統(tǒng)的檢測(cè)過(guò)程”之中的，也就是，新限定的后續(xù)操作過(guò)程是系統(tǒng)檢測(cè)過(guò)程的一部分，而不應(yīng)該被割裂為單獨(dú)的部分。所以，在這種情況下，合議組所認(rèn)定的技術(shù)效果則在于，進(jìn)一步在系統(tǒng)檢測(cè)過(guò)程中提供了根據(jù)壓力情況的后續(xù)處理過(guò)程，即排水步驟。而在現(xiàn)有技術(shù)中，合議組也并未檢索到能夠?qū)崿F(xiàn)這種技術(shù)效果的相同或相似技術(shù)方案，因此判定新增加的技術(shù)特征不屬于公知常識(shí)范疇，具備創(chuàng)造性。

從以上可以看出，對(duì)于是否屬于公知常識(shí)的審查標(biāo)準(zhǔn)，或者更廣義地說(shuō)，對(duì)于創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)，通常會(huì)基于這兩點(diǎn)進(jìn)行判定：1、是否存在相同或相似的技術(shù)方案；2、所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果。而這兩者之間也是相輔相成的。如果所爭(zhēng)辯的區(qū)別特征本身具有足夠的區(qū)別性，那么其所帶來(lái)的技術(shù)效果也必然基于現(xiàn)有技術(shù)中難以達(dá)到和實(shí)現(xiàn)。而另一方面，在所爭(zhēng)辯的區(qū)別特征稍顯簡(jiǎn)單的情況下，那么審查的傾向就會(huì)偏向于針對(duì)“其所能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果”的考察。如果技術(shù)效果也是相對(duì)常規(guī)的話，那么克服創(chuàng)造性問(wèn)題的可能性就會(huì)相對(duì)較弱了。

如上文討論的，針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征的創(chuàng)造性審查主要基于兩點(diǎn)：公開(kāi)性（即，區(qū)別性）以及技術(shù)效果。如果由所界定的區(qū)別技術(shù)特征限定的技術(shù)方案相比于現(xiàn)有技術(shù)具備足夠的差異和區(qū)別時(shí)，那么這些區(qū)別技術(shù)特征基本上是可行的。例如，在方法的實(shí)施原理或者裝置的運(yùn)行原理方面，與現(xiàn)有技術(shù)之間存在不同。諸如，本發(fā)明是激光投影刻蝕，而現(xiàn)有技術(shù)則是固定圖案模具刻蝕；或者，本發(fā)明是利用一個(gè)裝置自己實(shí)現(xiàn)拉伸，而現(xiàn)有技術(shù)則是一個(gè)裝置與現(xiàn)有的另外裝置之間的配合實(shí)現(xiàn)拉伸，等等。當(dāng)然，在某些撰寫質(zhì)量不佳的申請(qǐng)中，這些實(shí)質(zhì)性的差異還需通過(guò)準(zhǔn)確地理解技術(shù)方案來(lái)尋找和獲得。

當(dāng)與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別性沒(méi)有足夠明顯時(shí)，關(guān)于技術(shù)效果的闡述就會(huì)變得尤為重要。如果所闡述的技術(shù)效果僅是相應(yīng)領(lǐng)域的常規(guī)效果，那么基于這個(gè)常規(guī)效果，在現(xiàn)有技術(shù)文件中檢索到相似方案的可能性就相對(duì)較高。這種情況下，也就很可能不被認(rèn)可。相反，如果能夠解釋和說(shuō)明這些區(qū)別特征在本申請(qǐng)中實(shí)現(xiàn)了多于常規(guī)效果的其它突出效果，那么基于這些突出效果，現(xiàn)有技術(shù)是無(wú)法給出任何啟示的，因此通過(guò)限定這些區(qū)別特征來(lái)克服創(chuàng)造性的可能性也就大大增加。

對(duì)于爭(zhēng)辯對(duì)比文件中的相反啟示是否將起到作用，還需進(jìn)一步確定是結(jié)構(gòu)布置方面的相反啟示，還是技術(shù)效果方面的相反啟示。

如果裝置中的多個(gè)部件之間彼此存在一定的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，使得不能隨意變動(dòng)某些部件的布置方式，否則可能導(dǎo)致整個(gè)裝置無(wú)法運(yùn)行。那么在這種情況下，爭(zhēng)辯相反啟示的思路可以考慮嘗試。

而如果相反啟示僅僅是出于對(duì)比文件中提及的技術(shù)效果，進(jìn)而爭(zhēng)辯由于這樣修改偏離了對(duì)比文件的技術(shù)目的，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員基于該技術(shù)目的無(wú)法想到進(jìn)行改進(jìn)。那么這種情況下，審查員很可能以“根據(jù)實(shí)際需要”的理由進(jìn)行反駁，也就是，當(dāng)實(shí)際的技術(shù)需要發(fā)生改變時(shí)，想要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)目的自然也隨之發(fā)生改變，此時(shí)通過(guò)改進(jìn)對(duì)比文件而獲得本申請(qǐng)的技術(shù)方案就是完全可以想到的。因此，進(jìn)行爭(zhēng)辯相反啟示就很可能收效甚微。

對(duì)此，可以考慮重新挖掘和界定本申請(qǐng)的區(qū)別特征所帶來(lái)的技術(shù)效果以解決問(wèn)題。如上所述，當(dāng)能夠給到一個(gè)超脫了現(xiàn)有技術(shù)中所教導(dǎo)和啟示的技術(shù)效果時(shí)，區(qū)別特征就不再等同于相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)，因此相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)也就無(wú)法給出任何關(guān)于改進(jìn)的相關(guān)啟示。

以上僅是筆者的一些拙見(jiàn)，如觀點(diǎn)有片面或錯(cuò)漏之處，望得到各位專家和同行的批評(píng)和指正。