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金杜知卓 | 對申請美國專利七個常見問題的深度解答

在本系列上一篇文章中，我們主要介紹了申請美國專利過程中的一些實務干貨。本文中，筆者與大家分享一些國外企業(yè)在進行專利管理方面的策略及實踐。

對于在中國完成的發(fā)明申請美國專利，目前中國企業(yè)的一種常見做法是先撰寫并提交中國專利申請，然后中譯英通過PCT（專利合作條約）或者《巴黎公約》進入美國。

而不少國外企業(yè)對于在中國完成的發(fā)明（比如由跨國企業(yè)的中國研發(fā)中心完成），常常是先以英文撰寫好美國專利申請但不提交，然后英譯中先提交中國專利申請以及請求保密審查，這樣滿足中國《專利法》第19條關(guān)于保密審查的要求，然后再將已經(jīng)寫好的美國專利申請通過《巴黎公約》進入美國。

這種做法不無道理。以英文作為初稿撰寫語言有很多好處。首先是其進入歐洲等主流地區(qū)無需再進行翻譯，其次一般認為以美國專利為標準撰寫的文書質(zhì)量較高，進入其他地區(qū)能夠提升授權(quán)成功率和專利質(zhì)量。但這對代理人的能力提出了較高的要求。

筆者曾經(jīng)處理過很多基于中國專利申請然后中譯英進入美國的申請，由于語言和法律的差異，中文翻譯成英文的權(quán)利要求容易導致在中國法律下常用的一些語言，翻譯后在美國法律下卻是應該避免的語言。一個常見例子是中國專利申請中的方法權(quán)利要求中常會用到“第一步”“第二步”這樣的詞匯，然而在美國方法權(quán)利要求中這類詞匯是應該避免的，因為只要沒有這類明確順序的詞匯，美國方法權(quán)利要求中步驟實施的順序是無限制的。另一個普遍問題是中文權(quán)利要求中常用的詞匯諸如“模塊”“單元”翻譯過后則是“module”“unit”。而“module”“unit”這類詞匯在美國專利申請中很容易被審查員解釋成means-plus-function，而導致過窄的保護范圍，因而是應該避免的語言。

美國法律有明確的專利期調(diào)整制度（Patent Term Adjustment - PTA），補償由于美國專利局（USPTO）自身審查延誤導致的專利期損失。USPTO自身審查延誤往往會導致專利的授權(quán)日（issue date）延后，致使從授權(quán)日到專利過期日的專利期變短，因此需要補償，也就是相應延后專利過期日。

美國PTA補償是由USPTO自動給予專利權(quán)人，無需申請。PTA具體補償天數(shù)會出現(xiàn)在USPTO的授權(quán)通知Issue Notification中，也會出現(xiàn)在公開的專利文件首頁。實際情況中補償天數(shù)時常能達到幾百天，對于專利權(quán)人來說無論是收取許可費或者發(fā)起侵權(quán)訴訟都是不應忽視的一個因素。

中國2020年修訂的《專利法》第42條也規(guī)定了類似的專利期調(diào)整制度，包括：自發(fā)明專利申請日起滿四年，且自實質(zhì)審查請求之日起滿三年后授予發(fā)明專利權(quán)的，國家知識產(chǎn)權(quán)局應專利權(quán)人的請求，就發(fā)明專利在授權(quán)過程中的不合理延遲給予專利權(quán)期限補償，但由申請人引起的不合理延遲除外。另外，為補償新藥上市審評占用的時間，對在中國獲得上市許可的新藥相關(guān)發(fā)明專利，國家知識產(chǎn)權(quán)局應專利權(quán)人的請求給予專利權(quán)期限補償。補償期限不超過五年，新藥批準上市后總有效專利權(quán)期限不超過十四年。根據(jù)該規(guī)定，在中國，申請人需要主動提出申請才能獲得專利期限的補償。

在美申請專利比在中國昂貴得多。中國發(fā)明專利的官費僅900元（10項權(quán)利要求），而美國專利則高達1820美元/件，申請批準后還需要支付授權(quán)費1200美元。這還不算在申請過程中所需的官費，從零到上千美元甚至更高都有可能。申請過程中產(chǎn)生官費的情況主要包括提交一次甚至多次繼續(xù)審查請求（Request for Continued Examination）或者上訴。所以怎么多快好省地申請美國專利是企業(yè)必須考慮的問題。以下是一些省錢秘笈：

（1） 雖然基礎(chǔ)消費高，但該費用下，可以最多容納20個權(quán)利要求，3個獨權(quán)。就看專利代理人能不能幫企業(yè)充分利用了。

（2） USPTO對于大學以及500雇員以下規(guī)模的中小型企業(yè)所有官費減半。并且，符合要求的申請人在提交專利申請時直接主張小實體狀態(tài)（small entity status）并繳納50%官費即可，無其他手續(xù)。

（3） 專利撰寫時對權(quán)利要求范圍作出合理規(guī)劃，避免提出繼續(xù)審查請求。這樣能省下相當數(shù)額的官費及律師費。這很大程度上取決于專利律師的代理經(jīng)驗。實務中，筆者在撰寫時會有意在權(quán)利要求中包含1-2個較窄的從權(quán)，目的是爭取收到第一次通知（Non-final Office Action）時這1-2個從權(quán)包含可批準內(nèi)容（allowable subject matter）。此時企業(yè)處于可自主選擇的地位，既可以接受這1-2個從權(quán)獲得快速授權(quán)，也可以去爭辯獲得更廣的獨權(quán)。如果爭辯成功最好，如不成功，仍然可以在收到第二次通知（Final Office Action）時接受這1-2個從權(quán)，從而避免提出繼續(xù)審查請求。

具有成熟專利實踐的企業(yè)內(nèi)部通常將專利申請按重要程度分級，一般會分為三級到五級，主要是按該專利申請所保護的技術(shù)對公司重要程度來決定。比如最高一級的專利申請將來有可能成為標準必要專利，而最低一級的專利申請則主要是為了擴充專利庫。

這種分級制度一個很重要的作用是告知外部律師不同分級對應不同的申請策略，因而對外部律師的工作目標有了明確的指導。比如對最高一級的專利申請，企業(yè)往往要求外部律師在撰寫時權(quán)利要求范圍廣一些，而在申請過程中則不輕易修改權(quán)利要求，在申請策略上也不追求盡快獲得批準，而是追求能夠獲得的最廣的保護范圍，并且為此不惜花更多的費用提交繼續(xù)審查請求或者上訴。對于中間級別的專利申請，則以追求合理保護范圍為目標，外部律師可以修改權(quán)利要求以獲得批準，但對于審查員明顯不合理的拒絕，在企業(yè)法務的授權(quán)下也可以提交繼續(xù)審查請求或者上訴。而對于最低一級的專利申請，則要求外部律師在撰寫時權(quán)利要求范圍窄一些，申請時允許甚至鼓勵外部律師為了盡快獲得批準而修改權(quán)利要求。

另外，專利分級制度可以幫助企業(yè)決策是否需要繼續(xù)為已經(jīng)授權(quán)的專利支付年費。眾所周知，發(fā)明專利的年費隨著年限的提高而增加。對于擁有大量授權(quán)專利的企業(yè)來說，每年的專利年費是一筆不小的成本。專利分級制度可以幫助該類企業(yè)有效地篩選出已經(jīng)被市場淘汰的技術(shù)、或已經(jīng)不再需要繼續(xù)維護的專利，從而幫助企業(yè)降低成本。

筆者認為這種專利申請分級制度能夠有效地促進公司與外部律師的合作，并且能夠做到在有限的財務預算范圍內(nèi)對公司的專利組合做出最佳規(guī)劃和安排。

筆者在美工作期間曾赴硅谷參與跨國企業(yè)的專利挖掘（Invention Harvest），現(xiàn)將其模式做個簡要描述供中國企業(yè)參考。

在硅谷，跨國企業(yè)一次專利挖掘周期一般會持續(xù)一到兩天，每天會和該企業(yè)至少一個研發(fā)團隊（通常包括10-20人左右的研發(fā)人員）面對面討論該團隊最近一段時間（比如半年）的研發(fā)進展。在討論前1-2周通常研發(fā)人員會把描述研發(fā)進展的PPT發(fā)給外部律師，這樣外部律師對于所要討論的技術(shù)內(nèi)容已有初步了解。

面對面討論時，該研發(fā)團隊骨干成員會依次對其所負責的各個具體研發(fā)項目依據(jù)PPT做介紹。外部律師的主要工作則是通過討論，找到并當場記錄下每一個研發(fā)項目中有哪些獨立的發(fā)明點。

專利挖掘結(jié)束后，外部律師回到律所會再進行評估，將認為可申請專利的發(fā)明點整理出一個推薦申請清單發(fā)給企業(yè)法務。企業(yè)法務會根據(jù)企業(yè)需要決定同意申請，合并多個相關(guān)發(fā)明點為一個申請，或者否決申請。企業(yè)法務通常會同意外部律師的大多數(shù)推薦。