導語：本案為侵權警告函構成商業(yè)詆毀的典型案例，可以指引我們如何更好地撰寫和發(fā)送侵權警告函，從而在達到商業(yè)目的同時，避免構成商業(yè)詆毀，導致傷敵八百，自損一千。

一、基本案情

2019 年 10 月 30 日，江蘇星徽公司經 THK 株式會社許可，成為該公司名為“伸縮裝置、 抽屜裝置和滑門裝置（專利號：ZL20041003XXXX.4，授權公告號 CN100438803C）”發(fā)明專利的排他許可人，許可期限至 2024 年 3 月 30 日，該專利申請日為 2004 年 3 月 31 日，專利權人為 THK 株式會社，專利目前維持有效狀態(tài)。

2019 年 12 月 6 日，江蘇星徽公司依據上述專利認為晶美公司涉嫌侵權，遂委托北京智匯 東方知識產權代理事務所對星徽滑軌自關閉機構（用于冰箱）B 方案-200410031963.4 作出侵權比對分析，北京智匯事務所于同月9日出具侵權比對分析報告， 認為晶美公司生產的涉案冰箱滑軌可能會落入THK株式 會社擁有的專利號為ZL20041003XXXX.4 的發(fā)明專利權的權利要求 1 和權利要求 3 的保護范圍，可能會引發(fā)侵權糾紛。

2020年1月15日，江蘇星徽公司與北京中濟緯天專利代理有限公司佛山分公司（以下簡稱北京中濟緯天佛山分公司）簽訂委托服務合同，委托后者出具專利侵權警示函。2020年3月20日，北京中濟緯天佛山分公司分別向松下公司、美的公司、海信公司、海爾公司發(fā)送內容相同的《專利侵權警示函》。該警示函載明北京中濟緯天佛山分公司系廣東星徽公司及江蘇星徽公司知識產權事務代理人，警示函指出晶美公司生產的冰箱抽屜滑軌涉嫌侵害了THK株式會社專利號為ＺＬ20041003XXXX.4的發(fā)明專利權，收函企業(yè)生產、銷售的冰箱中使用晶美公司生產的冰箱抽屜滑軌的行為，亦涉嫌構成專利侵權且影響了江蘇星徽公司的正常經營；上述警示函要求收函企業(yè)立即停止生產、銷售、許諾銷售侵害其專利權的產品，并對使用的滑軌進行侵權排查，自收函之日起一個月內，自行在互聯網上及線下門店檢查并清除所展示的侵害其專利的產品圖片及鏈接；并表示希望收函企業(yè)能按照上述要求實施并及時聯系江蘇星徽公司代理人。警示函尾部留有北京中濟緯天佛山分公司聯系人楊文釗的聯系電話及郵箱?！秾＠謾嗑竞犯接芯拦旧a的滑軌產品模塊號、權利證明、THK株式會社專利授權公告文本、北京智匯事務所出具的侵權評估報告等四份附件。

后晶美公司起訴星徽公司上述發(fā)函行為構成不正當競爭。

二、裁判要旨

一審法院認為：本案中，江蘇星徽公司和廣東星徽公司向特定客戶發(fā)送《專利侵權警示函》的行為構成商業(yè)詆毀，并非正當維權，具體從以下幾個方面分析認定：

首先，晶美公司與江蘇星徽公司在冰箱滑軌產品的生產經營領域構成競爭關系。從二者的經營范圍來看，晶美公司主要從事家用電器（冰箱、洗衣機、洗碗機等）、工業(yè)設備和汽車滑軌、鉸鏈等的研發(fā)、生產和銷售，而江蘇星徽公司的經營范圍也包括滑軌及鉸鏈的研發(fā)、生產、銷售及技術服務等，二者在注冊經營范圍領域有重合，均包含了冰箱滑軌產品的生產經營；從二者的經營實際情況來看，晶美公司與江蘇星徽公司近年來均一直與包含海爾公司、松下公司、美的公司和海信公司在內的國內著名冰箱廠商有合作關系，且二者均系海爾公司冰箱滑軌產品的主要供貨商，因此可以認定晶美公司與江蘇星徽公司在冰箱滑軌產品的生產經營領域屬于同業(yè)經營者，構成競爭關系。

其次，江蘇星徽公司的維權行為已超出合理的范圍。江蘇星徽公司認為晶美公司的產品和涉案專利侵犯其被許可的專利權，可通過合法途徑主張權利、維護其自身合法權益，是其行使民事權利的應有之義，但作為同業(yè)競爭者，江蘇星徽公司對晶美公司的商譽應盡到合理的注意義務，其行使權利的行為應當在合理的范圍內。本案中，江蘇星徽公司于2019年10月30日經THK株式會社許可，成為該公司授權公告號CN100438803C發(fā)明專利的排他許可人，后江蘇星徽公司依據上述專利認為晶美公司涉嫌侵權，遂委托北京智匯事務所作出侵權比對分析，并委托北京中濟緯天佛山分公司直接分別向松下公司、美的公司、海信公司、海爾公司發(fā)送《專利侵權警示函》，聲稱晶美公司生產的冰箱抽屜滑軌涉嫌構成專利侵權且影響了江蘇星徽公司的正常經營，要求上述四大公司立即停止生產、銷售、許諾銷售晶美公司生產的侵權產品。作為同業(yè)競爭者，江蘇星徽公司在采取上述發(fā)函行為時對晶美公司的商業(yè)信譽明顯未盡到合理的注意義務，超出了合理的范圍，其在晶美公司的涉案專利和產品尚未有有權機關予以認定構成侵權且未向晶美公司直接提出主張的情形下，逕行選擇向其與晶美公司的共同合作對象即海爾公司等四大冰箱廠商發(fā)送《專利侵權警示函》，明確聲稱晶美公司涉嫌專利侵權的行為，屬于在競爭市場上傳播虛假信息或者誤導性信息，目的為詆毀、貶低晶美公司的商業(yè)信譽和商品聲譽，削弱晶美公司的市場競爭力，損害了正常的市場競爭秩序，應認定構成商業(yè)詆毀。

江蘇星徽公司抗辯認為其系委托專業(yè)機構作出侵權比對分析報告后才發(fā)函，已盡到謹慎注意義務，系正當維權行為，對此，一審法院認為，專利侵權的分析和認定具有較強的專業(yè)性，江蘇星徽公司雖在發(fā)函前委托北京智匯事務所出具了侵權比對分析報告，但該分析報告與晶美公司其后委托其他相關機構出具的比對意見所持結論恰恰相反，該三份比對意見均為專業(yè)性較強的技術文件，系江蘇星徽公司和晶美公司分別單方委托專業(yè)機構出具而成，并非有權機關作出的生效法律文件，并不足以證明晶美公司侵權的事實。在未經有權機關依法作出認定前，江蘇星徽公司依據上述比對意見主張晶美公司存在專利侵權的判斷屬于單方主觀判斷，其在未與晶美公司協(xié)商，直接函告晶美公司的合作客戶知曉的行為系傳播涉嫌虛假或者誤導性信息的行為，不屬于正當維權行為，故對其該項抗辯意見不予采信。

最后，江蘇星徽公司發(fā)函的行為客觀上對晶美公司的商譽造成了損害。晶美公司與江蘇星徽公司近年來均一直與海爾公司等國內著名冰箱廠商有合作關系，在海爾公司使用的部分冰箱滑軌產品領域，二者系非此即彼的供貨商關系，共同承擔著向海爾公司提供均等配額比例的滑軌產品的義務。海爾公司在收到江蘇星徽公司發(fā)送的上述《專利侵權警示函》后，隨即要求晶美公司排查風險，并作出說明，后海爾公司客觀上亦調整了兩公司相關滑軌產品供貨配額比例。晶美公司應海爾公司要求先后委托相關專業(yè)機構出具了不侵權的比對意見，并同時函告江蘇星徽公司和廣東星徽公司，要求其發(fā)函撤回《專利侵權警示函》，發(fā)布道歉聲明、消除影響，并同時建議江蘇星徽公司和廣東星徽公司如堅持認為晶美公司涉嫌侵權，應及時提起訴訟，但江蘇星徽公司和廣東星徽公司直至晶美公司提起本案商業(yè)詆毀之訴前，均未予回應，亦未提起訴訟。江蘇星徽公司的發(fā)函行為客觀上已經造成晶美公司在相關市場上的商業(yè)信譽和商品聲譽的降低，損害了晶美公司的相關合法權益，亦損害了相關市場的競爭秩序。江蘇星徽公司和廣東星徽公司認為其定向發(fā)函的行為客觀上未損害晶美公司利益的抗辯意見，與事實不符，亦不予采信。

二審法院認為：本案中，江蘇星徽公司向晶美公司的客戶發(fā)送專利侵權警示函屬于專利侵權警告行為。根據《中華人民共和國專利法》及相關司法解釋的規(guī)定，專利侵權警告是權利人為自行保護專利權，與涉嫌侵權人協(xié)商解決糾紛的重要途徑和環(huán)節(jié)，此種方式解決爭議有利于降低維權成本、提高糾紛解決效率和節(jié)約司法資源，為法律所鼓勵與認可。但是，權利人發(fā)送侵權警告應適當，不能濫用侵權警告損害他人合法權益、擾亂市場競爭秩序。如果權利人為謀求市場競爭優(yōu)勢或者破壞競爭對手的競爭優(yōu)勢，以不正當方式濫用侵權警告，損害競爭對手合法權益，則超出權利行使的范圍，可能構成商業(yè)詆毀或其他不正當競爭行為。《中華人民共和國反不正當競爭法》第十一條規(guī)定，經營者不得編造、傳播虛假信息或者誤導性信息，損害競爭對手的商業(yè)信譽、商品聲譽。發(fā)送專利侵權警示函屬于正當專利維權行為還是構成商業(yè)詆毀的不正當競爭行為，需要根據權利人的權利狀況、侵權警告的具體內容、發(fā)送對象及方式等多種因素，綜合判斷權利人在發(fā)送侵權警告時是否盡到必要的謹慎注意義務，依據的涉嫌侵權事實是否具有較高程度的確定性。如果發(fā)送侵權警告時未善盡謹慎注意義務，以編造、傳播虛假或誤導性信息的方式損害競爭對手的商譽，則構成商業(yè)詆毀行為?；谝韵乱蛩氐目剂浚驹赫J為江蘇星徽公司向晶美公司的客戶發(fā)送專利侵權警示函的行為構成商業(yè)詆毀。

首先，江蘇星徽公司發(fā)送專利侵權警示函時未盡到謹慎注意義務，主要表現在以下幾個方面：

其一，江蘇星徽公司并非涉案專利的權利人，雖然其具備該領域一定的專業(yè)技術知識，但對涉案專利技術及專利權穩(wěn)定性狀況的掌握程度均相對有限。一旦其主張的專利權利要求存在無效的情形，則喪失指控他人專利侵權的權利基礎。因此，作為專利的排他被許可人，在發(fā)送侵權警告時負有更高的注意義務。江蘇星徽公司在專利被許可一個多月便委托侵權比對分析，不到半年的時間即向晶美公司的客戶發(fā)送涉案專利侵權警示函，顯然缺乏足夠的謹慎度。而江蘇星徽公司主張的專利權利要求1、3被宣告無效，其在侵害發(fā)明專利權糾紛訴訟中撤回對晶美公司的起訴，恰恰說明江蘇星徽公司在對涉案專利的有效性未作出合理預判的情況下，發(fā)送專利侵權警示函欠缺充分的考慮。

其二，專利侵權判斷具有較強的專業(yè)性，被控侵權產品落入專利權保護范圍僅僅是判斷侵權是否成立的一個方面，還需要結合各種不侵權抗辯事由，如使用的是現有技術，存在先用權等情形進行綜合認定。江蘇星徽公司發(fā)送專利侵權警示函依據的是其自行委托的知識產權代理公司出具的侵權評估報告，該報告得出的結論也只是晶美公司生產的涉案冰箱滑軌可能會落入涉案專利權利要求1和3的保護范圍，可能會引發(fā)侵權糾紛，并非確定性的侵權判定結論。而江蘇星徽公司二審提供的證據1～3、5并未提及晶美公司生產的具體產品，無法證明警示函涉及的被控侵權產品落入涉案專利權利要求1的范圍。由此可見，江蘇星徽公司在發(fā)送侵權警示函時對晶美公司涉嫌侵權的事實判斷并不具有較高的準確性，尚未達到較高的審慎注意程度。

其三，江蘇星徽公司發(fā)送警示函的對象并非涉嫌侵權產品的制造商晶美公司，而是該產品的使用者。雖然相關法律規(guī)定并未限制警示函的發(fā)送對象和順序，但產品的使用者對專利侵權問題的判斷能力相對于制造者而言，明顯偏弱，而其避險意識又較強，更容易受到侵權警告的影響。因此在具備上述兩個因素的情形下，江蘇星徽公司未與涉嫌侵權產品的制造者晶美公司求證溝通，而是徑行向產品使用單位——晶美公司的四大合作客戶發(fā)送警示函，難謂善盡謹慎注意義務。

綜合以上因素，江蘇星徽公司在不熟知專利權狀況，對涉嫌侵權事實的判斷并不具有較高程度確定性的情況下，貿然向競爭對手晶美公司的核心客戶發(fā)送專利侵權警示函，足以認定其未盡到審慎注意義務。

其次，江蘇星徽公司發(fā)送的專利侵權警示函存在誤導性信息，損害了晶美公司的商譽，主要理由：

其一，涉案專利侵權警示函在“結論與訴求”部分明確晶美公司生產的涉案冰箱滑軌的具體結構與專利權利要求1、3的描述完全一致，落入專利的保護范圍，使用涉案產品的行為已涉嫌構成專利侵權且影響了江蘇星徽公司的正常經營。同時明確“維權要求”為收函企業(yè)立即停止生產、銷售、許諾銷售侵害其專利權的產品，并對使用的滑軌進行侵權排查。雖然警示函及附件中多處使用“可能”“涉嫌”等措辭，但在警示函最重要且最引人關注的結論部分，以肯定的語氣給出涉案產品構成專利侵權的結論，“維權要求”的具體內容使用加黑、下劃線的方式進行標注，足以使收函企業(yè)誤認為晶美公司生產的涉案冰箱滑軌構成專利侵權，對其商品聲譽和商業(yè)信譽造成損害。江蘇星徽公司上訴認為收函企業(yè)海爾公司收到警示函后，并未直接認為晶美公司的產品侵權，而是開展侵權評估工作，且繼續(xù)保持與其合作，證明警示函沒有對發(fā)函對象造成誤導。對此本院認為，海爾公司收到警示函后，雖然沒有直接確認晶美公司生產的產品構成專利侵權，從而停止與其的合作關系，但要求晶美公司開展專利侵權風險排查，恰恰說明海爾公司已經對晶美公司提供的產品存在專利侵權產生了誤解。因此，不能由于海爾公司具有較為完善的知識產權法律評估體系，對警示函的處理采取謹慎的態(tài)度，即認為其并未受到警示函相關內容的誤導。江蘇星徽公司對此的上訴理由不能成立，本院不予支持。至于海爾公司對滑軌供貨配額比例的調整即使與江蘇星徽公司發(fā)送的專利侵權警示函無關，也不影響警示函對海爾公司產生誤導的認定，故江蘇星徽公司為此提交的二審新證據6～10不能達到相應的證明目的。

其二，涉案專利侵權警示函的發(fā)函對象雖然只是針對晶美公司的四大合作客戶，但該些客戶同時也是江蘇星徽公司的合作對象。在冰箱滑軌產品的競爭市場上，涉案四大冰箱企業(yè)的地位舉足輕重，涉及的地域范圍亦較廣，江蘇星徽公司向四家企業(yè)發(fā)函，足以對該市場產生一定的影響，構成對警示函相關信息的“傳播”。江蘇星徽公司僅以發(fā)函對象明確且特定，即認為未對函告信息在競爭市場上進行“傳播”的理由不能成立，本院不予采納。

基于以上分析，本院認為江蘇星徽公司與晶美公司系同業(yè)競爭者，有時二者之間甚至處于非此即彼的競爭關系。江蘇星徽公司向晶美公司與其共同的核心客戶發(fā)送專利侵權結論明確的警示函，未盡到謹慎注意義務，具有謀求市場競爭優(yōu)勢的主觀意愿，造成晶美公司商品聲譽及商業(yè)信譽的受損，構成商業(yè)詆毀。

本案屬于侵權警告構成商業(yè)詆毀的典型案例。《反不正當競爭法》第十一條規(guī)定，經營者不得編造、傳播虛假信息或者誤導性信息，損害競爭對手的商業(yè)信譽、商品聲譽。最高人民法院關于適用《中華人民共和國反不正當競爭法》若干問題的解釋第二十條規(guī)定，經營者傳播他人編造的虛假信息或者誤導性信息，損害競爭對手的商業(yè)信譽、商品聲譽的，人民法院應當依照反不正當競爭法第十一條予以認定。根據上述法律及司法解釋的規(guī)定，商業(yè)詆毀的構成要件一般為：1、行為主體為經營者；2、行為人具有詆毀、貶損競爭對手商業(yè)信譽、商品聲譽的主觀故意；3、詆毀行為的客觀表現為編造、傳播虛假信息或者誤導性信息，對競爭對手進行詆毀、貶低；4、詆毀行為造成或可能造成損害競爭對手商業(yè)信譽、商品聲譽的后果。

筆者也檢索到了警告函不構成商業(yè)詆毀的案件：例如，在濰坊市路通機械電子有限公司與許昌德通振動攪拌技術有限公司商業(yè)詆毀糾紛再審案件【案號：最高人民法院（2021）最高法民申91號】該案中，許昌德通公司向濰坊路通公司客戶發(fā)送《風險告知函》，最高人民法院再審認定，（一）《風險告知函》中載明許昌德通公司自2002年至今申請了多項振動攪拌技術專利。在案證據顯示，2018年7月10日第一次發(fā)函之前，許昌德通公司已經擁有了與振動攪拌技術相關的多項專利，因此，上述描述與該公司所擁有的專利情況基本一致，難謂虛假信息。（二）《風險告知函》中載明許昌德通公司系振動攪拌技術的發(fā)明者。在案證據顯示，許昌德通公司就振動攪拌技術申請了多項專利，表明其在振動攪拌技術領域進行了持續(xù)的發(fā)明創(chuàng)造，確實為振動攪拌技術的發(fā)明者，因此，上述描述亦非虛假信息。（三）《風險告知函》中載明濰坊路通公司生產銷售的振動攪拌機產品涉嫌侵害許昌德通公司的多項專利技術，鄭州市中級人民法院于2018年7月9日受理了許昌德通公司訴濰坊路通公司的專利侵權糾紛案件。上述信息系對相關事實的客觀描述，其目的是提醒濰坊路通公司客戶，其如使用涉嫌侵害他人專利權的產品可能會承擔相應法律責任，以及應防范專利侵權風險，既非主觀惡意，也非傳播虛假或者誤導性信息，不屬于侵害濰坊路通公司商業(yè)信譽、商品聲譽的行為。盡管許昌德通公司未在告知函中詳細載明相關專利權的具體信息，但所披露的相關信息足以達到了提醒警告的作用，即提醒相關用戶防范可能的專利侵權風險。在我國有關法律法規(guī)對于此類告知函的信息披露尚無具體規(guī)定的情況下，許昌德通公司的《風險告知函》已經明確了涉嫌侵權的產品范圍、向法院起訴的事實及可能產生的后果，因此，可以認定許昌德通公司的披露基本是充分的。綜上所述，許昌德通公司向濰坊路通公司客戶發(fā)送的《風險告知函》不符合上述商業(yè)詆毀行為的標準。

從上述案件可以發(fā)現，對于警告函而言并非都會構成商業(yè)詆毀，一般而言對于競爭對手的客戶發(fā)出警告函需要更為謹慎，在時間上，在對競爭對手的行為提起訴訟之前，直接對競爭對手的客戶發(fā)出警告函，需要更為謹慎；其次在內容上，警告的形式可以通過告知競爭對手的涉訴情況，而提醒對方相應的風險，如果直接根據評估結論直接告知對方可能侵權，需要更為謹慎；

最后在警告函的措辭上，不要直接使用肯定侵權的語氣及措辭，例如在本案中涉案專利侵權警示函在“結論與訴求”部分明確晶美公司生產的涉案冰箱滑軌的具體結構與專利權利要求1、3的描述完全一致，落入專利的保護范圍，使用涉案產品的行為已涉嫌構成專利侵權且影響了江蘇星徽公司的正常經營。同時明確“維權要求”為收函企業(yè)立即停止生產、銷售、許諾銷售侵害其專利權的產品，并對使用的滑軌進行侵權排查。法院認為，雖然警示函及附件中多處使用“可能”“涉嫌”等措辭，但在警示函最重要且最引人關注的結論部分，以肯定的語氣給出涉案產品構成專利侵權的結論，“維權要求”的具體內容使用加黑、下劃線的方式進行標注，足以使收函企業(yè)誤認為晶美公司生產的涉案冰箱滑軌構成專利侵權，對其商品聲譽和商業(yè)信譽造成損害。

而在不構成商業(yè)詆毀的案件中，《風險告知函》中載明濰坊路通公司生產銷售的振動攪拌機產品涉嫌侵害許昌德通公司的多項專利技術，鄭州市中級人民法院于2018年7月9日受理了許昌德通公司訴濰坊路通公司的專利侵權糾紛案件。法院則認為上述信息系對相關事實的客觀描述，其目的是提醒濰坊路通公司客戶，其如使用涉嫌侵害他人專利權的產品可能會承擔相應法律責任，以及應防范專利侵權風險，既非主觀惡意，也非傳播虛假或者誤導性信息，不屬于侵害濰坊路通公司商業(yè)信譽、商品聲譽的行為。

綜上，發(fā)送侵權警告函需要仔細分析發(fā)送的時間、內容、措辭，避免構成商業(yè)詆毀，導致傷敵一千，自損八百。

編輯|云知隊