 推薦閱讀：黃璞琳有關(guān)商標(biāo)法的文章和資料（十二） —————— 注冊商標(biāo)宣告無效前的使用行為，有可能侵犯他人在先注冊商標(biāo)權(quán) 黃璞琳 《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十七條，在第一款規(guī)定注冊商標(biāo)無效宣告后“該注冊商標(biāo)專用權(quán)視為自始即不存在”的同時，第二款規(guī)定“宣告注冊商標(biāo)無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標(biāo)注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。” 也就是說，注冊商標(biāo)宣告無效的，其商標(biāo)專用權(quán)便認(rèn)定為從來就不存在；不過，在宣告無效前，法院基于該商標(biāo)在當(dāng)時為有效注冊商標(biāo)而做出并已經(jīng)執(zhí)行完畢的商標(biāo)侵權(quán)判決、裁定、調(diào)解書，市場監(jiān)管部門基于該商標(biāo)在當(dāng)時為有效注冊商標(biāo)而做出并已經(jīng)執(zhí)行完畢的商標(biāo)侵權(quán)處理決定，以及相關(guān)當(dāng)事人之間基于該商標(biāo)在當(dāng)時為有效注冊商標(biāo)而訂立并已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者商標(biāo)使用許可合同，不因該注冊商標(biāo)宣告無效而推倒重來，盡量保持執(zhí)行或者履行完畢的法律行為的穩(wěn)定，但商標(biāo)注冊人惡意造成他人損失的應(yīng)予賠償。 對于商標(biāo)法第四十七條第二款，實務(wù)中還是有不同的理解。尤其是，宣告注冊商標(biāo)無效的決定或裁定，對原注冊人在注冊商標(biāo)宣告無效前使用該商標(biāo)行為，是否有追溯力？原注冊人在其注冊商標(biāo)宣告無效前使用該商標(biāo)行為，是否會構(gòu)成對他人在先注冊商標(biāo)權(quán)的侵犯？實務(wù)中確實有不同的觀點(diǎn)。 —————— 如，廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院2025年1月10日，就杭州老板電器股份有限公司訴重慶市永川區(qū)鑫羽佳建材銷售部、深圳市老板青山電器有限公司、廣東發(fā)爾興電器有限公司、中山市全美電子科技有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案，所作（2024）粵0307民初37333號民事判決就認(rèn)為： 《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十七條第二款規(guī)定，“并未明確宣告注冊商標(biāo)無效的決定或裁定，對宣告無效前商標(biāo)注冊人自身使用商標(biāo)的行為是否具有追溯力，即在先的注冊商標(biāo)權(quán)人是否可以據(jù)此主張在后注冊商標(biāo)無效前的使用行為構(gòu)成侵權(quán)?！薄吧虡?biāo)局或商評委關(guān)于準(zhǔn)予商標(biāo)注冊的決定對于商標(biāo)權(quán)人在內(nèi)的社會公眾均具有一定的公信力，因信賴商標(biāo)注冊部門的決定而實施的相關(guān)商標(biāo)使用、許可、轉(zhuǎn)讓或者保護(hù)等行為應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)，不能因為注冊商標(biāo)之后被撤銷或無效而使得原本合法的行為轉(zhuǎn)變?yōu)榍謾?quán)行為，否則基于注冊商標(biāo)而進(jìn)行的各種市場活動將缺乏穩(wěn)定性和可預(yù)期性，不利于市場主體的交易安全?！钡牵?/span>如果商標(biāo)注冊人在申請商標(biāo)注冊時或者使用注冊商標(biāo)時主觀上存在惡意，即明知其申請注冊或使用的商標(biāo)侵害他人在先權(quán)利，那么上述提及的商標(biāo)注冊人值得保護(hù)的信賴?yán)姹悴粡?fù)存在。不論注冊商標(biāo)是否被撤銷或者宣告無效，在先的權(quán)利人均可以主張在后的商標(biāo)使用行為構(gòu)成侵權(quán)。因此，商標(biāo)不予注冊、被撤銷或無效的決定、裁定等對于注冊商標(biāo)撤銷或宣告無效前的使用行為是否具有溯及力，應(yīng)取決于注冊商標(biāo)權(quán)利人申請或使用商標(biāo)是否具有惡意。即注冊商標(biāo)被撤銷或宣告無效的，對于撤銷或無效之前的商標(biāo)注冊權(quán)人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標(biāo)注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償?！?/span> —————— 又如，重慶市高級人民法院2025年4月29日，就再審申請人西藏朝天驕餐飲管理有限公司與被申請人蜀天橋、歐某某侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案，所作(2025)渝民再25號再審民事判決則認(rèn)為： 蜀天橋、歐某某再審主張被訴侵權(quán)行為發(fā)生時“朝天橋”是已獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，其善意使用注冊商標(biāo)具有受法律保護(hù)的信賴?yán)?，善意使用人在注冊商?biāo)無效宣告前的使用行為不應(yīng)被視為侵權(quán)。對此本院認(rèn)為，根據(jù)朝天驕公司再審提交的證據(jù)，蜀天橋、歐某某被許可使用的兩枚“朝天橋”注冊商標(biāo)，均已全部被徹底宣告無效。根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十七條規(guī)定，該注冊商標(biāo)專用權(quán)視為自始即不存在。因此，蜀天橋、歐某某即使在撤銷裁定生效前的使用行為也缺乏正當(dāng)?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)，亦構(gòu)成侵權(quán)，至于其主觀上是否善意使用不影響商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定。因此，蜀天橋、歐某某主張其行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的理由不能成立，本院不予支持。 —————— 個人認(rèn)為，《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十七條第二款，是有關(guān)無效宣告決定或裁定不具有追溯力的特別例外規(guī)定；對此例外范圍之外的情形，無效宣告決定或裁定就具有追溯力。即：對于無效宣告前，該商標(biāo)注冊人對被宣告無效注冊商標(biāo)的使用行為，如果尚未被法院就是否侵犯他人在先注冊商標(biāo)權(quán)做出生效裁判并執(zhí)行完畢，也尚未被市場監(jiān)管部門（工商部門）就是否侵犯他人在先注冊商標(biāo)權(quán)做出處理決定并執(zhí)行完畢的，那么，注冊商標(biāo)無效宣告決定或者裁定就具有追溯力，就應(yīng)基于該商標(biāo)自始不存在注冊商標(biāo)專用權(quán)，而就該商標(biāo)相關(guān)使用行為是否侵犯他人在先注冊商標(biāo)權(quán)作出認(rèn)定。即，宣告無效商標(biāo)注冊人在其商標(biāo)被宣告無效前在核定商品服務(wù)上的商標(biāo)使用行為，如果與他人在先注冊商標(biāo)構(gòu)成相同類似商品服務(wù)上的相同近似商標(biāo)的，就有可能被認(rèn)定為侵犯他人在先注冊商標(biāo)權(quán)。 不過，商標(biāo)注冊實行個案審查原則。因此，注冊商標(biāo)被宣告無效的，尤其是因為與他人在先注冊商標(biāo)、在先初審公告商標(biāo)、在先申請商標(biāo)構(gòu)成相同類似商品上相同近似商標(biāo)，而被認(rèn)定為違反《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十條、第三十一條進(jìn)而依據(jù)第四十五條宣告注冊商標(biāo)無效的，商標(biāo)注冊人主觀上有可能是善意的。即，被宣告無效的注冊商標(biāo)的注冊人，其主觀上有可能并不知道自己申請注冊的商標(biāo)與他人在先注冊商標(biāo)、在先初審公告商標(biāo)、在先申請商標(biāo)構(gòu)成相同類似商品上相同近似商標(biāo)，且商標(biāo)注冊人對其主觀上“不知道”不存在過錯、不具備“可追責(zé)性”。 如果被宣告無效的注冊商標(biāo)的注冊人主觀上是善意，對其不知道其注冊商標(biāo)無效事由（如，商品服務(wù)是否類似、商標(biāo)是否近似）不具有“可追責(zé)性”，那么，該商標(biāo)注冊人在該商標(biāo)被宣告無效前，在該商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)上使用該商標(biāo)，就該商標(biāo)進(jìn)行維權(quán)追究他人侵權(quán)責(zé)任，就該商標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用等，也不具有“可追責(zé)性”（如，不應(yīng)該要求其就使用該商標(biāo)的行為承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任）。即，如果被宣告無效的注冊商標(biāo)的注冊人主觀上是善意，對其不知道其注冊商標(biāo)無效事由不具有“可追責(zé)性”的（如，他人在先申請的注冊商標(biāo)知名度或顯著性不夠，導(dǎo)致被宣告無效商標(biāo)的注冊人確實不知道二者商標(biāo)構(gòu)成相同類似商品服務(wù)上的相同近似商標(biāo)），該宣告無效商標(biāo)注冊人在其商標(biāo)被宣告無效前在核定商品服務(wù)上的商標(biāo)使用行為，即使與他人在先注冊商標(biāo)構(gòu)成相同類似商品服務(wù)上的相同近似商標(biāo)，也不宜要求該宣告無效商標(biāo)的注冊人承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)賠償責(zé)任和行政處罰責(zé)任。 |
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