蔣利瑋

華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)法博士

北京恒都律師事務(wù)所高級法律顧問

在美國，合理許可費方法是專利侵權(quán)訴訟中計算損害賠償?shù)淖钪饕绞健６谖覈痉▽嵺`中，該計算方法適用的比率較低。

在江蘇固豐管樁集團(tuán)有限公司訴宿遷華順建筑預(yù)制構(gòu)件有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中，涉案專利為混凝土方樁模具，固豐公司提交了被控侵權(quán)專利的關(guān)聯(lián)技術(shù)許可合同及其備案證明。關(guān)聯(lián)技術(shù)許可合同約定“模具制造的許可實施使用費，每米模具六千元。模具使用的許可實施使用費，每米4元”。案外人制造的侵犯關(guān)聯(lián)技術(shù)的混凝土方樁模具的加工費用3187.8元/米。江蘇高院在二審判決中認(rèn)為：關(guān)聯(lián)技術(shù)許可合同經(jīng)過備案，且從案外人代加工侵犯關(guān)聯(lián)技術(shù)的加工費用來看，其許可費用未見明顯不合理。關(guān)聯(lián)技術(shù)與涉案專利系同日申請的專利技術(shù)，其區(qū)別僅在于后者增加了技術(shù)特征，是對前者的進(jìn)一步限定，關(guān)聯(lián)技術(shù)的許可合同包含了涉案專利權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案。因此可以參照關(guān)聯(lián)技術(shù)的許可費用確定本案侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額。

該案將關(guān)聯(lián)技術(shù)的許可費作為參照確定專利侵權(quán)賠償數(shù)額，一定程度上可以提高“許可費的合理倍數(shù)”這一計算方法的適用頻率。由此引發(fā)的思考是既然權(quán)利人關(guān)聯(lián)技術(shù)的許可費可以作為參照，那么如何確定關(guān)聯(lián)技術(shù)的范圍？是否限于同一專利權(quán)人？是否技術(shù)效果類似也可以作為關(guān)聯(lián)技術(shù)？許可費之外，是否關(guān)聯(lián)技術(shù)的侵權(quán)賠償金也可以作為參照？

在再審申請人中山市隆成日用制品有限公司與被申請人湖北童霸兒童用品有限公司侵害專利權(quán)糾紛案件中，童霸公司2008年9月25日因侵犯隆成公司外觀設(shè)計專利權(quán)被法院判決賠償經(jīng)濟(jì)損失1.75萬元，2009年6月16日因侵犯隆成公司實用新型專利權(quán)被法院一審判決賠償經(jīng)濟(jì)損失8萬元，二審調(diào)解為賠償5.5萬元，雙方同時達(dá)成調(diào)解協(xié)議如下：“如發(fā)現(xiàn)一起侵犯隆成公司外觀設(shè)計專利權(quán)的行為，童霸公司自愿賠償人民幣50萬元，如發(fā)現(xiàn)一起侵犯隆成公司實用新型專利權(quán)的行為，童霸公司自愿賠償人民幣100萬元?！?011年3月14日，隆成公司公證購買了童霸公司的侵權(quán)產(chǎn)品，隨后提起侵犯專利權(quán)訴訟，請求以調(diào)解協(xié)議作為依據(jù)確定賠償標(biāo)準(zhǔn)。

一審法院判決認(rèn)為：侵權(quán)民事責(zé)任與違約民事責(zé)任的事實基礎(chǔ)和法律基礎(chǔ)不同，產(chǎn)生于不同的法律關(guān)系。因隆成公司主張侵權(quán)之訴，導(dǎo)致童霸公司不能就違約之訴的違約事實及違約金是否過高提出抗辯，違約之訴也無法納入法庭調(diào)查和辯論的范圍。法院出具的調(diào)解書是對當(dāng)事人已發(fā)生的行為所產(chǎn)生的責(zé)任的約定，并不具有對將來未發(fā)生行為的責(zé)任進(jìn)行預(yù)判及強(qiáng)制執(zhí)行的效力，如發(fā)生調(diào)解書中當(dāng)事人約定的于將來發(fā)生的違約情形，該違約條款仍需當(dāng)事人按合同法的相關(guān)規(guī)定另行訴訟，并經(jīng)人民法院確定違約的事實及區(qū)分違約情節(jié)后判定違約責(zé)任。本案賠償數(shù)額仍應(yīng)根據(jù)童霸公司侵權(quán)行為的性質(zhì)，依據(jù)專利法關(guān)于法定賠償?shù)囊?guī)定加以確定。據(jù)此一審判決童霸公司向隆成公司賠償2.6萬元。隆成公司上訴后，二審法院維持一審判決。隆成公司不服，申請再審。

最高人民法院再審判決認(rèn)為，調(diào)解協(xié)議并是對侵權(quán)行為發(fā)生后如何承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任（包括計算方法和數(shù)額）的約定，不屬于合同法第一百二十二條規(guī)定的侵權(quán)責(zé)任與違約責(zé)任競合的情形?；谂e證困難、訴訟耗時費力不經(jīng)濟(jì)等因素的考慮，雙方當(dāng)事人在私法自治的范疇內(nèi)完全可以對侵權(quán)賠償數(shù)額作出約定，這種約定既包括侵權(quán)行為發(fā)生后的事后約定，也包括侵權(quán)行為發(fā)生前的事先約定。因此，本案適用調(diào)解協(xié)議中雙方約定的賠償數(shù)額確定方法，與專利法第六十五條的有關(guān)規(guī)定并不沖突。因此，本案可以適用隆成公司與童霸公司在調(diào)解協(xié)議中約定的賠償數(shù)額確定方法。

該案判決確定的司法規(guī)則最終被司法解釋所吸收，體現(xiàn)為法釋[2016]1號第28條規(guī)定。

法釋[2015]4號第22條規(guī)定，權(quán)利人主張其為制止侵權(quán)行為所支付合理開支的，人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數(shù)額之外另行計算。但在司法實務(wù)中，大量法院判決并不單獨列明合理開支，而是籠統(tǒng)寫成“賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計”或“賠償經(jīng)濟(jì)損失（含合理開支）”。

《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（法發(fā)[2009]23號）第16條曾經(jīng)明確提出，除法律另有規(guī)定外，在適用法定賠償時，合理的維權(quán)成本應(yīng)另行計賠。

最高人民法院陶凱元副院長2016年7月7日在全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作座談會暨全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判“三合一”推進(jìn)會上的講話進(jìn)一步提出：要加大對合理開支的支持力度，除法律另有規(guī)定外，在適用法定或者酌定賠償時，應(yīng)另行計算合理的維權(quán)成本。

在申請再審人株式會社普利司通與被申請人浙江杭廷頓公牛橡膠有限公司、北京邦立信輪胎有限公司侵犯專利權(quán)糾紛一案中，最高人民法院判決認(rèn)定，“普利司通雖未提供其支付本案律師代理費的證據(jù)，但因其實際上委托代理律師參加本案訴訟，客觀上需要支付代理費用，本院在確定損害賠償額時對此一并予以考慮?！笨梢?，法院未提交律師代理費證據(jù)的行為較為寬容。

北京高院民三庭《當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干法律問題》明確指出：如果當(dāng)事人在一審訴訟中已就律師費、差旅費等合理開支提出訴訟請求，二審期間就新增加的上述費用請求增加賠償數(shù)額的，不屬于民事訴訟法司法解釋第三百二十八條“增加獨立的訴訟請求”的情況，法官可以對上述費用的賠償數(shù)額重新作出判決，并在判決書中說明理由。

在申請再審人徐永偉與被申請人寧波市華拓太陽能科技有限公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院再審判決認(rèn)為，“關(guān)于徐永偉在再審中申請調(diào)整損失賠償數(shù)額，因該申請的主要理由是被訴侵權(quán)行為在本案訴訟期間仍在繼續(xù)，故徐永偉申請調(diào)整損失賠償數(shù)額屬于對一審訴訟請求的增加。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<民事訴訟法>若干問題的意見》第184條的規(guī)定，徐永偉可就訴訟期間華拓公司的實施行為另行起訴，徐永偉為調(diào)查此期間華拓公司實施行為而支出的800元公證費，亦不在本案處理之列。另，徐永偉為本案的申請再審、再審所支付的差旅、住宿、律師代理等費用并不針對華拓公司在訴訟期間的實施行為，屬于因制止本案被訴侵權(quán)行為所支付的費用，本院結(jié)合具體案情，酌情確定該期間的合理費用為3萬元?！?/p>

可見，在二審和再審期間支付的合理開支，不屬于增加訴訟請求，可在二審或再審程序中直接作出判決，無需當(dāng)事人另行起訴。

本文節(jié)選自：《從10個案例看專利侵權(quán)賠償?shù)挠嬎惴椒ā?br>