原標(biāo)題：創(chuàng)造性判斷中關(guān)于“容易想到”的考量 【弁言小序】 對于看似簡單的技術(shù)特征，在發(fā)明構(gòu)思中也有其特定的作用，當(dāng)面對“在對比文件的基礎(chǔ)上容易想到”的主張時，應(yīng)該更加慎重地考量“容易想到”的基礎(chǔ)“對比文件”中是否提供了“想”的起點(diǎn)。本文通過一個具體案例，展示創(chuàng)造性評述中應(yīng)如何對是否“容易想到”進(jìn)行考量。 【理念闡述】 “容易想到”是創(chuàng)造性評述中最為常用的評述方式之一，尤其是對于看似簡單的區(qū)別技術(shù)特征，在沒有證據(jù)進(jìn)一步支持的情況下，專利權(quán)無效宣告請求人或評判者又認(rèn)為該特征沒有很高的技術(shù)含量，就會拿出“容易想到”這一殺手锏。對于“容易想到”的評述規(guī)范，我國專利法、專利法實施細(xì)則以及《專利審查指南》中均沒有明確規(guī)定。相較于對比文件給出結(jié)合啟示、公知常識證據(jù)佐證，“容易想到”是創(chuàng)造性評述中看起來較為“簡單粗暴”的評述手段。正因如此，當(dāng)采用“容易想到”否定專利權(quán)創(chuàng)造性時，專利權(quán)人通常意見頗大。 筆者認(rèn)為，創(chuàng)造性評述中“容易想到”看似簡單好用，但實際上，一個具有說服力的“容易想到”更需要合理的邏輯分析和推理。 “容易想到”，從字面上理解可以分為“容易”和“想到”。在創(chuàng)造性評述中，筆者認(rèn)為，“想到”二字至少包含了“誰去想”“在什么基礎(chǔ)上想”“為什么想”“如何想”四個層次，只有在以上四個層次層層“打通”的情況下，權(quán)利要求的方案才能稱之為“容易”，才滿足了“容易想到”的要求。 關(guān)于“誰去想”，這個通常沒有爭議，指的是本領(lǐng)域技術(shù)人員。但在運(yùn)用中，技術(shù)手段是否在該領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用是該步驟中應(yīng)當(dāng)注意的問題。有的技術(shù)手段雖然在其他領(lǐng)域被熟知，但在案件的領(lǐng)域中并未見使用，那么，即便是再簡單的特征，也不能認(rèn)為是“本領(lǐng)域技術(shù)人員”會去“想”的解決方案。 關(guān)于“在什么基礎(chǔ)上想”，創(chuàng)造性判斷中，判斷者會基于權(quán)利要求與對比文件比對后的區(qū)別技術(shù)特征，從而在現(xiàn)有技術(shù)中尋找手段，若是常見的手段，則認(rèn)為該特征是容易想到的。實質(zhì)上這種思路忽略了“容易想到”的基礎(chǔ)?！叭菀紫氲健辈荒軌蛎撾x對比文件公開的內(nèi)容，應(yīng)該從對比文件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步去想，其意義在于，如果對比文件的技術(shù)方案不需要用區(qū)別技術(shù)特征的手段進(jìn)行改進(jìn)或者根本不可能改進(jìn)為本專利的技術(shù)方案，即便該手段在本領(lǐng)域中再常見，也不能夠用容易想到來評述權(quán)利要求的創(chuàng)造性。 “為什么想”是指本領(lǐng)域技術(shù)人員為什么要對對比文件的技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)，也就是為什么要解決區(qū)別技術(shù)特征實際解決的技術(shù)問題。該步驟是“容易想到”中關(guān)鍵的一環(huán)，是本領(lǐng)域技術(shù)人員尋求技術(shù)手段的前提。只有要解決的技術(shù)問題是顯而易見容易提出的，本領(lǐng)域技術(shù)人員才有動機(jī)在容易想到的技術(shù)手段中尋找能夠解決該問題的手段，否則，“容易想到”在這里走向終結(jié)，不論手段有多公知，都不能應(yīng)用于對比文件中形成權(quán)利要求的技術(shù)方案。 最后是“如何想”，也就是采取什么樣的技術(shù)手段來解決上述技術(shù)問題。在上述3個環(huán)節(jié)正確考察的基礎(chǔ)上，該環(huán)節(jié)便只要立足本領(lǐng)域技術(shù)人員，客觀考察技術(shù)手段是否是本領(lǐng)域常用的技術(shù)手段即可。若是，權(quán)利要求的技術(shù)方案就很容易的呈現(xiàn)在本領(lǐng)域技術(shù)人員的眼前；若非，“容易想到”則是不成立的。 綜上，區(qū)別技術(shù)特征是否簡單、是否在本領(lǐng)域司空見慣并不是得出技術(shù)方案是否“容易想到”這一結(jié)論的唯一因素，“容易想到”的判斷需要經(jīng)過“誰去想”“在什么基礎(chǔ)上想”“為什么想”“如何想”推理，謹(jǐn)慎地得出結(jié)論。 【案例演繹】 某專利權(quán)無效宣告請求案涉及一種新型反應(yīng)燒結(jié)碳化硅節(jié)能網(wǎng)狀板，其權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案為：“一種新型反應(yīng)燒結(jié)碳化硅節(jié)能網(wǎng)狀板，包括棚板（1），在棚板（1）上開設(shè)有多個通孔（2），多個通孔（2）交錯設(shè)置，所述棚板（1）為矩形，通孔（2）為沿棚板（1）長度方向設(shè)置的條形孔?！?/p> 專利權(quán)無效宣告請求人主張權(quán)利要求中的“通孔（2）為沿棚板（1）長度方向設(shè)置的條形孔”是在對比文件1公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上容易想到的。 對比文件1公開了一種節(jié)能陶瓷耐火承燒板，陶瓷耐火承燒板為正方形，其面部是平整的平面，其底部平面布滿縱橫斜向排列的筋，筋之間形成空格，在每個空格內(nèi)均設(shè)有一個通孔，通孔可選擇圓孔、方孔、多邊形孔或不規(guī)則形狀孔，以采用圓孔為最佳。 專利權(quán)無效宣告請求人對于容易想到的具體理由為：對比文件1中記載了通孔可以選擇多邊形孔和不規(guī)則形狀孔，基于此本領(lǐng)域技術(shù)人員就容易想到采用條形孔。 該案涉及對于通孔形狀這一看起來非常簡單的特征是否是“容易想到”的判斷。若按照無效宣告請求人的判斷思路，條形孔是常見的孔的形狀，做成條形孔不困難，對比文件也公開了采用不同形狀孔，權(quán)利要求的技術(shù)方案是容易想到的。但若按照之前提到的思路，是否會得出不一樣的結(jié)論呢？ 首先是“誰去想”。該案中是耐火材料領(lǐng)域的技術(shù)人員，在該步驟中，應(yīng)該與請求人的主張不存在爭議。 其次是“在什么基礎(chǔ)上想”。請求人的主張中也提出了在對比文件1的基礎(chǔ)上想，對于基礎(chǔ)而言也是一致的。更明確一些應(yīng)該是在對比文件公開的面部是平整的平面，其底部平面布滿縱橫斜向排列的筋，筋之間形成空格，在每個空格內(nèi)均設(shè)有一個圓通孔，通孔可選擇圓孔、方孔、多邊形孔或不規(guī)則形狀孔，以采用圓孔為最佳的正方形陶瓷耐火承燒板的基礎(chǔ)上進(jìn)一步去想。 再者是“為什么想”。也就是人們?yōu)槭裁匆褜Ρ任募?上述方案中的圓孔、方孔、多邊形孔或不規(guī)則形狀孔改變成條形孔？根據(jù)涉案專利的說明書記載，條形孔的設(shè)置目是“棚板形狀為矩形，條形孔占用棚板較少的橫向面積，可以使矩形棚板寬度方向保持足夠的強(qiáng)度，在保證通孔面積（過火面積）的同時保證棚板具有足夠的強(qiáng)度”。在這步中人們就需要分析該技術(shù)問題是否是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易從對比文件1的技術(shù)方案中發(fā)現(xiàn)并提出的技術(shù)問題。 由對比文件1的技術(shù)方案可知，對比文件1中的承燒板為正方形板，不存在本專利矩形棚板寬度方向強(qiáng)度的技術(shù)問題，即對比文件1中不需要解決權(quán)利要求2中“條形孔”要解決的矩形棚板寬度方向強(qiáng)度的技術(shù)問題。 最后是“如何想”。對比文件1中還記載了“陶瓷耐火承燒板板底平面布滿筋、空格和通孔，通過模壓、燒結(jié)而成，使承燒板的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，強(qiáng)度更好了，由于承燒板底部布滿空格和通孔……進(jìn)而使承燒產(chǎn)品底、面受熱基本一致”?？梢妼Ρ任募?通過改變制造工藝以及在承燒板上加筋來解決了加強(qiáng)強(qiáng)度的技術(shù)問題，并非通過選擇空的形狀來解決這一技術(shù)問題，因此也無法給出通過孔形狀的選擇改變強(qiáng)度的技術(shù)啟示。 基于上述分析，基于對比文件1的技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法想到要去提出本專利想要解決的技術(shù)問題，從而也就沒有動機(jī)去獲得權(quán)利要求2保護(hù)的技術(shù)方案，即便各種形狀的孔對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言均是顯而易見的，將條形的孔應(yīng)用于矩形板上的技術(shù)方案也不能夠從對比文件1的方案中容易想到。 可見，在“容易想到”的判斷中，條形孔、圓孔以及各種形狀孔的差別并不是是否容易的決定因素，“容易想到”需要通過一條完整的推理邏輯才能夠得出合理的結(jié)論。在推理的過程中，任何一個環(huán)節(jié)的缺失均會導(dǎo)致結(jié)論的不正確，因此筆者認(rèn)為，在創(chuàng)造性判斷中，評判者對于“容易想到”應(yīng)持著負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度使用。（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會 耿萍） （本文僅代表作者個人觀點(diǎn)） （文章來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報） |
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