知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償案件中，被告抗辯思路和舉證策略分析

本所律師在《原告視角看知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償案件的有效證據(jù)》一文中，對知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償構(gòu)成要件進行了簡要說明，本文對相關(guān)內(nèi)容進一步分析和明確。

總體而言，知識產(chǎn)權(quán)的懲罰性賠償構(gòu)成要件有四：以權(quán)利人請求為前提、侵權(quán)人存在侵權(quán)故意、侵權(quán)行為構(gòu)成情節(jié)嚴重、賠償基數(shù)和倍數(shù)可確定。

“不告不理”原則是我國民事審判的基本原則之一。雖然該要件僅為程序性要件，但作為談?wù)摵罄m(xù)三要件的前提和基礎(chǔ)，同樣不容忽視。

此外，鑒于此前司法審判實踐中因權(quán)利人舉證困難以及法院對于懲罰性賠償規(guī)則較少適用，許多權(quán)利人在起訴時直接請求適用法定賠償規(guī)則。但是隨著《解釋》的出臺，懲罰性賠償適用的具體情形得以明確，在以后的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中，懲罰性賠償被提出以及被適用的概率可能會大幅增加。

因此，無論從邏輯角度還是從實踐角度，均有必要就該要件進行明確。

在司法實踐中，各級法院對于“故意”，大多按照侵權(quán)人主觀“明知其行為會導(dǎo)致侵權(quán)結(jié)果的發(fā)生，仍希望或放任該結(jié)果發(fā)生”的標準予以認定。

《解釋》第三條規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)綜合考慮被侵害知識產(chǎn)權(quán)客體類型、權(quán)利狀態(tài)和相關(guān)產(chǎn)品知名度、被告與原告或者利害關(guān)系人之間的關(guān)系等因素進行認定，并列舉了“故意”的六種具體情形。

前五種情形都是符合主觀“明知”的高度蓋然性標準的具體情形，第六種情形作為兜底條款，筆者認為，也應(yīng)當(dāng)遵從這一標準，例如在實踐當(dāng)中常見的“商標注冊申請被認為與在先商標近似，駁回后繼續(xù)使用”“與權(quán)利人達成和解或做出承諾后，仍繼續(xù)實施侵權(quán)”“在相同或類似商品上使用權(quán)利人馳名商標”等情形，也會被法院按照“故意”予以認定。

《解釋》第四條列舉了情節(jié)嚴重的七種情形。前六項為具體情形，第七項為兜底條款。在司法實踐中，除了已列舉的具體情形外，例如侵權(quán)時間長、侵權(quán)地域廣、跨地區(qū)鏈條式侵權(quán)、多次侵權(quán)、重復(fù)侵權(quán)、規(guī)?；?、群體性侵權(quán)等，通常也會被法院認定為“情節(jié)嚴重”的情形。

《解釋》第五條規(guī)定，人民法院確定懲罰性賠償數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)以原告實際損失數(shù)額、被告違法所得數(shù)額或者因侵權(quán)所獲得的利益作為計算基數(shù)。該基數(shù)不包括原告為制止侵權(quán)所支付的合理開支；實際損失數(shù)額、違法所得數(shù)額、因侵權(quán)所獲得的利益均難以計算的，人民法院依法參照該權(quán)利許可使用費的倍數(shù)合理確定，并以此作為懲罰性賠償數(shù)額的計算基數(shù)。

但在司法實踐當(dāng)中，因知識產(chǎn)權(quán)的無形性、侵權(quán)行為的隱蔽性、利潤率和知識產(chǎn)權(quán)貢獻率的難以確定性以及市場環(huán)境的復(fù)雜性和多變性，導(dǎo)致權(quán)利人的實際損失、被告違法所得數(shù)額及侵權(quán)獲利以及許可使用費難以確定。該要件是知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償制度被極少適用的最核心因素。

鑒于《解釋》對“故意”和“情節(jié)嚴重”具體情形進行了詳細列舉，上文也對兜底條款的常見情形進行了補充分析。因此該部分將主要圍繞“賠償基數(shù)及倍數(shù)確定”要件進行分析。

在極少數(shù)適用懲罰性賠償?shù)陌咐?，在基?shù)確定方面主要分為三種情形：

◇（1）侵權(quán)人構(gòu)成自認，法院得以計算被告的全部或部分侵權(quán)獲利

假如被告在訴訟中或在事先程序中對于權(quán)利人的主張予以認可或提交了可以證明侵權(quán)獲利的相關(guān)證據(jù)的，屬于自認行為，法院會以此作為計算侵權(quán)獲利的計算基礎(chǔ)，并適用懲罰性賠償。

比如在“劉俊等與斐樂體育有限公司侵害商標權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛再審案”中，法院認為：二審判決根據(jù)再審申請人中遠鞋業(yè)公司、獨特公司、劉俊在二審時的上訴主張，通過侵權(quán)商品銷售量與該商品單位利潤乘積的方法印證一審判決計算的賠償數(shù)額是否適當(dāng)，對此再審申請人中遠鞋業(yè)公司、獨特公司、劉俊并無異議且對于涉案期間侵權(quán)商品銷售額為1800萬元予以明確認可，其申請再審的主要理由為根據(jù)該種計算方法所采用的商品單位利潤計算方法不當(dāng)，且得出的單位利潤畸高。二審判決在計算商品單位利潤時是按照在電商平臺上的最低銷售價格減去瑞安市鞋革行業(yè)協(xié)會出具的《夏季平底平跟休閑薄底帆布鞋成本價證明》中列明的一雙普通夏季平底平跟休閑薄底帆布鞋的成本價，最終得出一雙被控侵權(quán)商品的銷售利潤至少為41．8%，從而認為侵權(quán)獲利數(shù)額遠高于一審判決認定數(shù)額。根據(jù)商標民事司法解釋第十四條規(guī)定，侵權(quán)所獲得的利益，可以根據(jù)侵權(quán)商品銷售量與該商品單位利潤乘積計算。二審判決在印證一審判決數(shù)額適當(dāng)時采取的計算方法并無不妥。

再如“丹陽市天宇五金磨具有限公司上訴案”中，法院查明：在案涉商標請求無效宣告程序和相關(guān)行政訴訟程序中，侵權(quán)人天宇五金磨具公司提交的銷售合同、銷售發(fā)票、出庫單等證據(jù)材料顯示：2015年1月至2016年5月，精申箭公司的營業(yè)收入有1300余萬元，銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品數(shù)量約有660萬張。

法院認為：根據(jù)天宇五金磨具公司等在案涉商標無效宣告程序中提交的被控侵權(quán)產(chǎn)品銷售合同、出庫單等證據(jù)，長江砂輪廠主張以天宇五金磨具公司、精申箭公司銷售侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)量×產(chǎn)品單價×產(chǎn)品利潤率，計算天宇五金磨具公司、精申箭公司侵權(quán)獲利，并以此為基礎(chǔ)適用三倍的懲罰性賠償確定賠償數(shù)額，對于長江砂輪廠主張的侵權(quán)獲利計算方式，予以認可。

◇（2）原告本身運營規(guī)范，向法院提供了清晰的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，同時市場上具有與原告銷售規(guī)模、利潤相當(dāng)?shù)钠渌荆瑸榉ㄔ禾峁﹨⒄斩靡暂^為科學(xué)、合理地計算出原告的利潤損失情況

如“巴洛克木業(yè)（中山）有限公司訴浙江生活家巴洛克地板有限公司、太倉市城廂鎮(zhèn)門迪尼地板商行等侵害商標權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案”中，法院認為：巴洛克木業(yè)公司在地板行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，其行業(yè)地位與大自然家居、大亞圣象、德爾地板等公司在某種程度上具有一定的可比性。而德爾公司和巴洛克木業(yè)公司在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和公司規(guī)模上相似。德爾公司地板產(chǎn)品2015年的凈利潤率為16.25%，2014年為18.97%。巴洛克木業(yè)公司在本案中按照10%的凈利潤率進行主張，遠低于同行業(yè)同類企業(yè)，也低于其經(jīng)銷商到庭陳述的數(shù)據(jù)。在法庭詢問浙江巴洛克公司關(guān)于巴洛克木業(yè)公司的凈利潤率及其自身產(chǎn)品的凈利潤率問題時，其未予回應(yīng)，只是簡單否認巴洛克木業(yè)公司的主張不能成立。在巴洛克木業(yè)公司已經(jīng)提供初步證據(jù)證明10%的凈利潤率具有相應(yīng)的事實依據(jù)時，法院對浙江巴洛克公司的簡單否認抗辯不予采信。

本案中，權(quán)利人提供了精確的因侵權(quán)行為所造成的利潤損失情況，凈利潤率按照原告主張參考同行業(yè)德爾公司的凈利潤率確定的一個最保守數(shù)據(jù)——10%，該數(shù)據(jù)遠低于其審計報告中顯示的凈利潤率，也低于行業(yè)平均利潤率，更低于德爾公司16.25%、18.97%的凈利潤率?；谄髽I(yè)自身確定的利潤損失舉證并參考市場上與權(quán)利人銷售規(guī)模、利潤相當(dāng)?shù)钠渌厩闆r，使得計算基數(shù)得以明確。

當(dāng)然，在現(xiàn)實當(dāng)中像該案權(quán)利人提供如此清晰的證據(jù)且有可供參照的同行業(yè)公司數(shù)據(jù)進行對比適用的情形并不多見，因此該案并不具有普遍代表性。

◇（3）在原告提供證據(jù)較為充分且已達到高度蓋然性標準，同時被告未按法院要求提供相關(guān)賬簿、資料的情況下，適用證明妨礙推定規(guī)則，對于原告的主張予以支持

如“歐普照明訴華升公司侵害商標權(quán)案”中，法院認為：由于權(quán)利人歐普公司已經(jīng)盡力舉證，而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人華升公司掌握，經(jīng)本院責(zé)令華升公司提交相關(guān)證據(jù)，華升公司僅提供了其京東“歐普特官方旗艦店”的銷售收入記錄，未向本院提交阿里巴巴網(wǎng)、天貓網(wǎng)、淘寶網(wǎng)等平臺的銷售數(shù)據(jù)，故本院將依法參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益均難以確定，故歐普公司主張以涉案商標許可使用費的倍數(shù)合理確定本案賠償數(shù)額，本院依法予以準許。

關(guān)于涉案商標許可使用費。歐普公司為主張其授權(quán)給銷售商的涉案商標許可使用費為36.5萬元/年，向本院提交了其與產(chǎn)品銷售商瑞隆公司、文達公司簽訂的《商標授權(quán)許可協(xié)議》《家居照明事業(yè)部零售渠道區(qū)域運營商合同》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、《歐普照明發(fā)貨托運單》、“OPPLE歐普照明”商標授權(quán)店鋪的現(xiàn)場照片等證據(jù)予以證實。在《商標授權(quán)許可協(xié)議》中約定涉案商標的許可費為36.5萬元/年，在《家居照明事業(yè)部零售渠道區(qū)域運營商合同》中約定涉案商標的使用費為每天1000元，兩者相互對應(yīng)。且根據(jù)《歐普照明發(fā)貨托運單》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證以及“OPPLE歐普照明”商標授權(quán)店鋪的現(xiàn)場照片，可以證實歐普公司與瑞隆公司、文達公司已經(jīng)實際履行了《商標授權(quán)許可協(xié)議》及《家居照明事業(yè)部零售渠道區(qū)域運營商合同》。結(jié)合涉案商標具有較高的知名度，上述證據(jù)對于證明“歐普公司授權(quán)給銷售商的涉案商標許可使用費為36.5萬元/年”這一事實，已達到高度蓋然性的證據(jù)標準，本院對此予以采信。

而對于倍數(shù)的確定，則往往由法院結(jié)合侵權(quán)人的主觀故意及客觀情節(jié)的嚴重程度進行綜合裁量。

在知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償方面，無論是原告主張還是被告抗辯，都需圍繞上述“故意”“情節(jié)嚴重”以及“賠償基數(shù)及倍數(shù)可確定”三要件展開。

而原告和被告的證明邏輯和證據(jù)的證明標準均有所不同。從原告角度而言，其證明上述構(gòu)成要件的順序首先是侵權(quán)人存在故意，其次為情節(jié)嚴重，最后為賠償基數(shù)和倍數(shù)可確定。因為侵權(quán)人存在侵權(quán)故意是適用懲罰性賠償?shù)氖滓突A(chǔ)條件，如不存在侵權(quán)故意，則不存在懲罰適用的空間，無論情節(jié)嚴重與否，基數(shù)和倍數(shù)是否確定，都不能適用懲罰性賠償規(guī)則。同理，只有證明了故意和情節(jié)嚴重的成立，才有證明具體賠償基數(shù)及倍數(shù)確定的必要性。

此外，作為原告不僅有證明構(gòu)成要件的順序要求，還須三要件都有充分證據(jù)予以證實，形成完整的證據(jù)鏈條并達到高度蓋然性的標準，方能適用懲罰性賠償制度。這就導(dǎo)致了原告舉證責(zé)任過高，同時法院對于相關(guān)事實的查明具有較大難度。這也是為什么此前懲罰性賠償制度極少適用的原因。

但從被告的角度而言，其證明邏輯和證明標準則完全不同。作為被告，其證明目的并非“自證清白”，而是達到“駁斥原告主張使其不能成立”的目的就足夠了。因此作為被告，其并無證明先后順序的要求，只要被告抗辯或其提出的證據(jù)可以反駁掉原告在上述構(gòu)成要件中任一環(huán)節(jié)的任一主張，達到“以點破面”的效果，則原告的主張即不能成立，也就無法適用懲罰性賠償規(guī)則。

雖然對于被告的證明邏輯并無順序要求，但是結(jié)合原告證明三要件的難易程度來考量，建議被告在前期收集和準備證據(jù)的過程中采取“逆向舉證”策略——即先就“賠償基數(shù)及倍數(shù)的確定性”要件收集和準備證據(jù)，因為在司法實踐當(dāng)中，原告證明該要件最為困難，大量的案例顯示，因原告無法證明損失、侵權(quán)獲利以及許可使用費而使得賠償基數(shù)及倍數(shù)不能確定，最終無法適用懲罰性賠償規(guī)則。那相對被告而言，原告最難證明之處也即被告最易突破之處。

其次，再就不構(gòu)成主觀“故意”和客觀“情節(jié)嚴重”要件準備證據(jù)?！督忉尅吩敿毩信e了“故意”和“情節(jié)嚴重”的具體情形，該等情形也是從大量司法實踐當(dāng)中總結(jié)而來，因此是否符合該要件，原告往往能充分舉證，法院在該等情形下也較易認定。

結(jié)合上文分析，本所律師對于被告的抗辯和舉證提出如下建議：

◇ 1. 對于主觀故意的抗辯和舉證

（1）原告主張向被告發(fā)出通知、警告后，被告繼續(xù)實施侵權(quán)行為的，被告確因通訊地址、聯(lián)系方式等變更導(dǎo)致未收到上述通知、警告的，應(yīng)向法庭提供通訊地址、聯(lián)系方式變更的證明文件，通過證明被告現(xiàn)地址與原告發(fā)送通知、警告的地址不一致等事實，對原告主張進行抗辯。

在實踐當(dāng)中，原告可能通過辦理郵寄送達公證等方式證明其采取了通知、警告行為，公證處對原告的郵寄行為和郵寄內(nèi)容進行證據(jù)保全。在該種情形下，被告應(yīng)要求原告出具送達回執(zhí)等能夠證明文件被簽收或送達的證明。

（2）原告主張被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害關(guān)系人的法定代表人、管理人、實際控制人的或被告與原告或者利害關(guān)系人之間存在勞動、勞務(wù)、合作、許可、經(jīng)銷、代理、代表等關(guān)系，且接觸過被侵害的知識產(chǎn)權(quán)的，被告應(yīng)舉證證明公司本身及法定代表人、股東、實際控制人等與原告之間不存在前述關(guān)聯(lián)關(guān)系。

對于原告主張相關(guān)人員與被告公司股東之間存在股權(quán)代持、隱名及其他實際關(guān)聯(lián)情形的，應(yīng)提供切實證據(jù)予以證明，否則法院不予支持。

◇ 2. 對于情節(jié)嚴重的抗辯和舉證

（1）原告通過提供專業(yè)鑒定報告證明情節(jié)嚴重的，被告應(yīng)對鑒定報告的內(nèi)容和數(shù)據(jù)做客觀審慎的分析，并有針對性地對該報告的鑒定程序、鑒定依據(jù)、認定事實、鑒定結(jié)論以及與侵權(quán)行為的因果關(guān)系等方面進行抗辯和舉證。

如“斯奔科醫(yī)療有限公司、雅格士（廈門）塑膠制品有限公司與雅格士公司成立后侵害商業(yè)秘密糾紛上訴案”中，法院認為：北京紫圖知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心憑借鑒定時獲得的公知文獻所作出的鑒定結(jié)論存有不當(dāng)，其《鑒定報告書》不能作為本案認定相關(guān)技術(shù)事實的依據(jù)?；诖耍N公司有關(guān)“帶有插色小件的雙色GEL鞋墊模具的雙流道雙澆口設(shè)計”“以耐高溫發(fā)泡材料作面板的托盤，并作成20層托盤的托盤架”兩項技術(shù)信息構(gòu)成商業(yè)秘密的主張，也就缺乏了相應(yīng)的事實和法律依據(jù)。鑒于博燦公司的該項主張未能得到支持，本案的其他爭議問題已無審查之必要，本院對其不作審查。

（2）原告主張被告“以侵權(quán)為業(yè)”的，被告可以實際生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品包括合法經(jīng)營產(chǎn)品且侵權(quán)產(chǎn)品經(jīng)營和獲利僅占較小比例、經(jīng)營產(chǎn)品所使用的主要技術(shù)并非權(quán)利人享有知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)等進行抗辯和舉證。

如“廣州天賜高新材料股份有限公司、九江天賜高新材料有限公司侵害技術(shù)秘密糾紛二審案”中，由于安徽紐曼公司自稱是專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售卡波產(chǎn)品的企業(yè)，且沒有證據(jù)證明其還有其他產(chǎn)品，故原審法院認定其完全以侵權(quán)為業(yè)。而對于完全以侵權(quán)為業(yè)的侵權(quán)人，侵權(quán)獲利可以按照銷售利潤計算，對被告極為不利。

◇ 3. 對于確定賠償基數(shù)和倍數(shù)的抗辯和舉證

如上文所述，現(xiàn)實中被支持的懲罰性賠償計算的基數(shù)和倍數(shù)情形較少，被告可以有針對性地進行抗辯和舉證。

（1）謹慎提交證據(jù)，防止證據(jù)沖突，避免構(gòu)成自認情形

對原告所主張的確定賠償基數(shù)的證據(jù)，法院往往采取嚴格審查、謹慎采納的態(tài)度。但若被告在訴訟中對原告的主張和舉證予以認可或部分認可，或者被告在先前程序中提交了相關(guān)證據(jù)足以證明其銷售數(shù)量、銷售利潤等情形的，法院往往按照被告自認規(guī)則，認定賠償基數(shù)，從而適用懲罰性賠償制度。

因此，被告在訴訟中，應(yīng)謹慎提交相關(guān)證據(jù)、防止證據(jù)沖突，并根據(jù)客觀審慎的原則進行舉證質(zhì)證，以免構(gòu)成自認給自身帶來不利后果。

（2）突破證明妨礙推定規(guī)則

鑒于原告舉證的現(xiàn)實困境，相關(guān)法律及《解釋》均規(guī)定了證明妨礙推定規(guī)則——即對于由被告掌握且原告難以取得的證據(jù)材料，在原告盡力舉證的前提下，人民法院可以依法責(zé)令被告提供其掌握的與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料，被告無正當(dāng)理由拒不提供或者提供虛假賬簿、資料的，人民法院可以參考原告的主張和證據(jù)確定懲罰性賠償數(shù)額的計算基數(shù)。

隨著《解釋》的出臺，在將來的司法實踐當(dāng)中，證明妨礙推定規(guī)則可能會被廣泛應(yīng)用。若被告一味拒絕提供相應(yīng)證據(jù)，可能導(dǎo)致法院直接以原告主張和證據(jù)作為賠償基數(shù)，從而給被告帶來不利后果。因此作為被告，應(yīng)積極提供相應(yīng)證據(jù)材料突破證明妨礙推定規(guī)則。

積極提供證據(jù)未必會給被告帶來絕對不利的后果。證明妨礙推定規(guī)則的適用，需要區(qū)分被告是主觀上拒不提供證據(jù)還是客觀上不能提供，在被告已經(jīng)盡力舉證情況下，不能直接推定原告的主張成立。比如，被告按照法院的要求提供財務(wù)報表、賬簿及資料的情況下，因相關(guān)數(shù)據(jù)同時包含被告合法收入和侵權(quán)所得且二者確實無法區(qū)分的情形下，法院不宜直接采用原告主張和證據(jù)對賠償基數(shù)予以認定。

鑒于此，建議被告在日常經(jīng)營過程中，應(yīng)就相關(guān)財務(wù)報表、原始憑證、明細賬等會計資料進行嚴格規(guī)范。

知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償制度，是懲罰、遏制侵權(quán)行為，維護權(quán)利人合法權(quán)益、維護市場經(jīng)濟秩序的重要舉措。隨著立法層面對知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償制度的全面確立以及《解釋》的生效實施，該制度必會帶來更為廣泛和深遠的積極影響。

但與此同時，也應(yīng)當(dāng)警醒和防止該制度被濫用而造成“過猶不及”的反面效果，權(quán)衡好“知識產(chǎn)權(quán)合法保護”與“過度苛責(zé)、打擊創(chuàng)新”的邊界點。