專利侵權(quán)風險分析（FTO）

法律服務(wù)項目建議書

 北京觀韜中茂律師事務(wù)所

知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)線

二〇二一年九月

一、專利侵權(quán)風險分析簡介

1.1 專利侵權(quán)風險分析（FTO）的概念

簡單而言，專利侵權(quán)風險分析報告就是針對被實施的技術(shù)做專利檢索，依據(jù)相關(guān)專利法排查侵權(quán)的風險，從而給出具體建議的報告。專利侵權(quán)風險分析又稱為自由實施（Freedom to Operate或FTO)分析，其本意是實施人對某技術(shù)可以自由地使用和開發(fā)，并將通過該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品投入市場，而不會導致侵犯他人的專利權(quán)。

FTO報告與一般的盡職調(diào)查不同，其自身至少具有以下特點：第一，F(xiàn)TO報告涉及法律判斷，例如依據(jù)各國專利侵權(quán)判定原則對需要排查的技術(shù)進行侵權(quán)與否的判定；第二，F(xiàn)TO報告涉及不同領(lǐng)域的專業(yè)知識，因此需要有技術(shù)背景的專利律師按照專利法的相關(guān)規(guī)定進行權(quán)利要求保護范圍的解釋；第三，在專利侵權(quán)賠償額的計算方式上需要具備會計、審計等財務(wù)基礎(chǔ)知識，在侵權(quán)獲利或者因侵權(quán)造成的損失等方面進行嚴謹?shù)挠嬎?；第四，在判定有極大可能侵權(quán)的情況下，由以上團隊人員密切配合，輔助客戶對產(chǎn)品進行規(guī)避設(shè)計或作出無效程序的準備工作，降低產(chǎn)品上市導致的專利侵權(quán)風險。

FTO的主要流程包括確定待分析產(chǎn)品風險點、對相關(guān)專利進行檢索、明確專利權(quán)的保護范圍、確定產(chǎn)品技術(shù)方案、進行技術(shù)特征比對以及提出規(guī)避設(shè)計或提起專利權(quán)無效宣告請求，上述各步驟均在下文予以充分展開，此處不做贅述。 

1.2 FTO的作用

1.2.1 規(guī)避侵權(quán)風險

FTO最基本的作用即在早期排查出所要實施的技術(shù)的專利侵權(quán)風險，在研發(fā)階段即做規(guī)避設(shè)計，從而降低日后產(chǎn)品進入市場而被起訴的風險。因為一旦產(chǎn)品上市之后才發(fā)現(xiàn)具有侵權(quán)風險，往往會面臨高額賠償。此外，企業(yè)還有可能面臨禁令，例如禁止將已生產(chǎn)出的產(chǎn)品繼續(xù)銷售、禁止繼續(xù)生產(chǎn)制造被判定侵權(quán)的產(chǎn)品等，這會使公司前期的研發(fā)和產(chǎn)生的成本投入無法收回。若產(chǎn)品上市地區(qū)為海外市場（如美國），一旦因涉嫌專利侵權(quán)而被起訴，即使最終法院判決不侵權(quán)，高額的訴訟費用也需要由企業(yè)自身承擔。 

1.2.2 排除故意侵權(quán)，降低賠償費用

若法院判決認定企業(yè)產(chǎn)品侵犯專利權(quán)，則面臨賠償問題。各個國家對惡意侵權(quán)的規(guī)定有所不同，但是對于很多國家來說，一旦被認定惡意侵權(quán)，賠償額可能達到正常賠償額的一至三倍，但是如果企業(yè)曾經(jīng)做過專利排查，即有可能降低被判惡意侵權(quán)的風險。

體現(xiàn)FTO報告對于降低賠償額作用的典型國家是美國。在美國，企業(yè)要求知識產(chǎn)權(quán)律師出具專利侵權(quán)風險分析報告（FTO）的一個主要目的是避免被法院認定為故意侵權(quán)（WillfulInfringement）。若企業(yè)可以提供律師出具的企業(yè)所使用的技術(shù)不會侵犯他人專利權(quán)的FTO報告，則該報告可以被用來證明企業(yè)沒有構(gòu)成故意侵權(quán)。

隨著我國對知識產(chǎn)權(quán)的日益重視，配套的法律法規(guī)也日趨完善，尤其是在《民法典》第1185條、《專利法》2020年修正、《最高人民法院關(guān)于審理侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅返确煞ㄒ?guī)、司法解釋陸續(xù)明確知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償后，企業(yè)對FTO的重視程度與日俱增。這是因為在中國知識產(chǎn)權(quán)司法審判中，法院會根據(jù)侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)和情節(jié)等因素對賠償額度作出判定，而侵權(quán)人是否構(gòu)成故意侵權(quán)則是法院考量適用懲罰性賠償?shù)年P(guān)鍵因素。若FTO報告的結(jié)果顯示被調(diào)查的技術(shù)不構(gòu)成對其他專利權(quán)的侵犯，則即使該技術(shù)最終被認定侵權(quán)，法院適用懲罰性賠償?shù)母怕室苍谝欢ǔ潭壬辖档汀?nbsp;

1.2.3 了解競爭對手的專利布局，在未來競爭中取得優(yōu)勢

在進行FTO的過程中，企業(yè)主要競爭對手的專利是檢索和分析的重點。通過FTO報告的詳實分析，可以了解競爭對手的專利布局，提前做好應(yīng)對，以期在未來的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。企業(yè)的應(yīng)對策略包括與競爭對手進行錯位布局，繞過其專利技術(shù)；或者提前在其布局領(lǐng)域進行專利堵截，迫使對方給予專利許可。 

1.2.4 為企業(yè)上市掃清障礙

除了以上作用，F(xiàn)TO還可以為企業(yè)上市掃清障礙，如在證券交易所對該企業(yè)核心技術(shù)是否有競爭力持有疑問時，一份詳盡的FTO報告可以有助于企業(yè)盡快通過審核；或者在競爭對手惡意提起訴訟阻撓上市時，一份詳盡的FTO報告可以保證上市的順利進行，下文將進行詳細說明。 

1.3 FTO的時間節(jié)點

FTO通常在以下時間節(jié)點進行，在不同時間節(jié)點，F(xiàn)TO的目的也不盡相同，主要的三個節(jié)點如下所示： 

產(chǎn)品開發(fā)立項之前或開發(fā)過程中

該階段進行自由實施盡職調(diào)查能夠幫助客戶了解相關(guān)領(lǐng)域的專利情況，給立項或者研發(fā)提供指導性的方向。越早進行自由實施盡職調(diào)查就能夠給客戶更多的選擇余地以及主動性。當然，由于產(chǎn)品尚未成型，在這個階段進行的FTO往往更傾向于繪制產(chǎn)品的基本模型，可能不會特別有針對性。這個階段的FTO主要針對產(chǎn)品本身或者主要部件進行分析，目的在于提供給客戶更多靈感以及規(guī)避侵權(quán)風險的設(shè)計思路。 

產(chǎn)品開發(fā)后期或臨近產(chǎn)業(yè)化

該階段進行FTO主要用于幫助客戶了解產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化時間以及區(qū)域。由于產(chǎn)品已經(jīng)成型，因此在這個階段進行的FTO往往非常有針對性，即針對擬商業(yè)化的產(chǎn)品在擬商業(yè)化的區(qū)域內(nèi)進行。值得強調(diào)的是，此處提及的產(chǎn)業(yè)化的時間以及區(qū)域恰恰與專利權(quán)的時間性和地域性密切相關(guān)。

時間性：專利權(quán)是有期限的（主要國家的發(fā)明專利權(quán)的有效期是從申請日起的20年，但是美國專利的有效期非常復雜），在專利有效期之后，該專利就無法排除他人使用被專利權(quán)覆蓋的技術(shù)方案，F(xiàn)TO能夠幫助客戶判斷在哪個時間節(jié)點之后就可以自由實施技術(shù)方案。

地域性：一般而言，在一個區(qū)域申請獲得的專利權(quán)僅在該區(qū)域有效，在其它區(qū)域并沒有排除他人實施的權(quán)利，因此有可能能夠通過FTO找到專利權(quán)人沒有布局的區(qū)域。值得注意的是，沒有國際專利這個概念，通常提到的PCT僅僅是一個國際申請途徑，PCT申請仍然需要進入指定國并得到指定國的專利主管部門的授權(quán)才能獲得該國的專利權(quán)。

與前一階段不同，該階段的FTO對產(chǎn)品具體零部件與相關(guān)專利的技術(shù)特征進行詳細比對，目的是如果較大概率侵權(quán)，則對產(chǎn)品進行規(guī)避設(shè)計，從而保證在保留產(chǎn)品主要功能的前提下，降低專利侵權(quán)風險。 

融資并購或上市

該階段進行FTO主要用于幫助客戶評估估值以及交易風險，以進行相應(yīng)談判和文件修改。通常是由投資方或者并購方主導。自由實施盡職調(diào)查對于對單一產(chǎn)品或技術(shù)依賴度非常高的企業(yè)（例如創(chuàng)新藥企業(yè)）進行的融資或者并購尤為重要。

此外，在上市過程中，F(xiàn)TO主要用于加快審核流程，有效應(yīng)對競爭對手提起的惡意訴訟以及為即將到來的專利侵權(quán)訴訟做好準備。 

專利侵權(quán)訴訟

近年來，隨著發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量的不斷增長，隨著國家知識產(chǎn)權(quán)局不斷加大專利授權(quán)質(zhì)量等措施的實施，因此專利侵權(quán)訴訟已經(jīng)告別單兵作戰(zhàn)、散兵游勇式的代理時代，逐漸進入依靠專利代理師、律師、財務(wù)等不同領(lǐng)域人員介入的團隊合作時代。特別是在專利侵權(quán)判定過程中依靠專利法律知識結(jié)合不同技術(shù)領(lǐng)域的背景知識進行權(quán)利要求保護范圍的解釋工作，進而依據(jù)專利侵權(quán)判定原則進行專利侵權(quán)與否的判定成為至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。因此在專利權(quán)人提起侵權(quán)訴訟的前期進行嚴格的專利侵權(quán)分析并出具專利侵權(quán)分析報告是保障專利侵權(quán)訴訟勝訴的重要條件之一。

人民法院進行專利侵權(quán)訴訟的實體審理階段，需要對專利侵權(quán)與否進行判定，而前提條件是需要根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識水平對涉案專利的保護范圍進行解釋。在人民法院進行實體審查前，代理案件的律師團隊按照法院的審理思路撰寫專利侵權(quán)分析報告，進行前期預審并做到未雨綢繆，對充分保障當事人的合法權(quán)益至關(guān)重要。

此外，在訴訟過程中，一份內(nèi)容詳實且切合庭審思路的專利侵權(quán)分析報告可以在很大程度上影響法官的“心證”過程，從而對判決結(jié)果的傾向性產(chǎn)生有利影響。即使最終的判決對被控侵權(quán)方不利，專利侵權(quán)分析報告也可以作為免除懲罰性賠償?shù)目罐q基礎(chǔ)。

因此，企業(yè)應(yīng)如何選擇開展FTO的時間點，就顯得尤為重要：

一方面，盡早開展FTO可以使企業(yè)盡早查明其欲實施的技術(shù)是否有侵犯他人在先知識產(chǎn)權(quán)的可能性。但是，由于FTO的范圍僅限于授權(quán)專利和已經(jīng)公開的專利申請（有時還包括現(xiàn)有技術(shù)，用于在訴訟中主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯），通常企業(yè)從技術(shù)研發(fā)到投入產(chǎn)品生產(chǎn)需要一個漫長的過程，這就可能會導致企業(yè)在研發(fā)某技術(shù)時完成的FTO無法涵蓋之后公開并且獲得專利保護的新專利，使得產(chǎn)品在日后推向市場時侵犯他人最新的專利權(quán)，企業(yè)由此承擔不必要的風險。

另一方面，開發(fā)產(chǎn)品需要投入大量人力、財力，尤其在產(chǎn)品投入生產(chǎn)后，生產(chǎn)設(shè)備的成本可能會嚴重影響企業(yè)的現(xiàn)金流。若在鄰近產(chǎn)業(yè)化之后才進行FTO，一旦報告的結(jié)論不理想，輕則需要對某些部件進行重新設(shè)計，重則需要重新配置整個生產(chǎn)線，由此造成的人力和財力損耗可能會拖垮整個企業(yè)。

基于此，我們建議既不宜太早（如在產(chǎn)品立項之前），也不宜太晚（如在產(chǎn)品投產(chǎn)之后），我們建議客戶在產(chǎn)品臨近產(chǎn)業(yè)化時進行一次FTO，同時在準備上市前至少再進行一次補充FTO，以便將在此期間授權(quán)的專利以及公開的專利申請涵蓋到我們的報告范圍，同時這樣也將用戶的成本控制在最小。

二、    FTO的工作步驟

2.1 明確待調(diào)查的技術(shù)特征

界定FTO的范圍非常重要，范圍過大會導致成本巨大，范圍太小可能無法排查風險。因此，在做FTO前期，專業(yè)團隊需要和企業(yè)深入溝通風險點，引導企業(yè)明確需求，從而正確篩選出需要調(diào)查的技術(shù)特征。

以下分情形進行詳細討論：

（1）產(chǎn)品/技術(shù)有大致技術(shù)方案，但未最終投產(chǎn)，還有改動的空間，怎么確定技術(shù)特征？

這種情況下，企業(yè)不僅想了解目前已有的初步技術(shù)方案能不能做，有沒有侵權(quán)風險，更想通過專利信息的檢索和分析，了解到有哪些規(guī)避方案。因此，團隊可以從技術(shù)的必要性、功能性、可替代性出發(fā)，將技術(shù)特征劃分為必要的，可替代的，附加的等不同類別，以此擴大技術(shù)特征的廣度。 

（2）預算有限，無法針對整個產(chǎn)品做FTO，如何做FTO性價比更高？

一般來說，對一項產(chǎn)品做全面FTO是不切實際的，比如對機械領(lǐng)域產(chǎn)品的組件、連接方式、外觀等，化學領(lǐng)域的原料、合成工藝、用途、復配產(chǎn)品、制劑等方方面面都做FTO，不僅耗時太長影響商業(yè)進展，而且大多數(shù)企業(yè)都難以支付高昂費用。

這就需要專業(yè)團隊進行前期調(diào)研，與企業(yè)研發(fā)人員進行深度溝通，挖掘出有用信息，最終給出專業(yè)建議。比如了解目標產(chǎn)品的核心零部件，和市面上產(chǎn)品相比目標產(chǎn)品的技術(shù)功效和如何實現(xiàn)這種技術(shù)功效，主要的競爭對手，外觀的特殊設(shè)計，哪些零部件是通過采購獲得等。通過技術(shù)調(diào)研對目標產(chǎn)品有更深入的掌握，從而在企業(yè)預算范圍內(nèi)給出合理建議。

這一步非常有賴于團隊與企業(yè)技術(shù)人員的溝通，因為只有產(chǎn)品的設(shè)計人員才知曉產(chǎn)品哪些特征與市面主流產(chǎn)品相似性較高，哪些特征侵權(quán)的可能性較大，這一步驟中的充分溝通也有利于后續(xù)在確認侵權(quán)可能性較大時，有針對性地提出規(guī)避建議。如在我方團隊承辦的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自動平衡車”FTO項目中，經(jīng)過與技術(shù)人員的充分溝通，確定了研發(fā)人員的顧慮主要在于：齒輪箱和電機配合組成的行走部件，以及把手、擺動桿和感應(yīng)器組成的轉(zhuǎn)向控制機構(gòu)兩個方面。后續(xù)我方團隊針對上述兩項特征制定專門的檢索策略，檢索出69篇相關(guān)專利，經(jīng)過進一步的篩查，確定侵權(quán)可能較大的9篇專利文獻用于比對，由此給出規(guī)避設(shè)計思路，為客戶節(jié)省了大量研發(fā)成本以及降低侵權(quán)風險，取得良好效果。

由此可見，確定待調(diào)查的技術(shù)特征是FTO的基礎(chǔ)，技術(shù)特征的選擇會極大地影響FTO報告的價值，只有將這一步盡可能完善，才能使FTO真正有的放矢。

2.2  確定產(chǎn)品上市地區(qū)，制定檢索策略

為了確定產(chǎn)品可能侵權(quán)的專利，需要根據(jù)上一步驟中待調(diào)查的技術(shù)特征形成相應(yīng)的檢索式，從而查找出相關(guān)度較高的專利。需要注意的是FTO檢索區(qū)別于無效檢索，其首次檢索應(yīng)盡可能囊括更大的范圍，以防止疏漏。后續(xù)通過兩次以上篩查篩選出用于侵權(quán)比對分析的專利。

專利權(quán)的效力具有地域性，因此FTO的首要目的是針對上市目標地域出具FTO報告，并提出規(guī)避設(shè)計建議，以防范被控侵權(quán)的法律風險。

然而，F(xiàn)TO的檢索卻不能僅局限于產(chǎn)品上市地區(qū)。檢索其他地區(qū)的相關(guān)專利，有利于把握哪些技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)（比如過期專利中包含的技術(shù)），從而為接下來在可能的侵權(quán)訴訟中主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯提供支持。另一方面，在獲得其它地區(qū)相關(guān)專利后，可以制作專利同族族譜圖，分析該專利后續(xù)進入產(chǎn)品上市地區(qū)的可能性，或者依據(jù)各地區(qū)的審查意見答復和無效決定等確定該專利穩(wěn)定性以及分析技術(shù)缺陷，為最終的規(guī)避建議和無效宣告請求打好基礎(chǔ)。

具體而言，檢索的第一步需要先確定相關(guān)的檢索要素，如表1所列。 

表1. FTO的檢索要素 

在確定好檢索要素（如產(chǎn)品名稱和IPC分類號）以后，第二步根據(jù)所確定的檢索要素進行初步檢索，對檢索到的專利文獻的關(guān)鍵詞和分類號進行統(tǒng)計分析，并隨機抽樣對相關(guān)專利文獻進行人工閱讀，提煉關(guān)鍵詞、詳細分類號。利用上述提取信息調(diào)整、完善檢索策略。

第三步根據(jù)完善后的檢索策略進行全面檢索，這一階段中需要準確利用截詞符和算符，依據(jù)調(diào)整過后的檢索要素在國內(nèi)外數(shù)據(jù)庫中進行全面檢索，并將檢索結(jié)果導出。同時也需要注意，在全面檢索階段同樣需要不斷調(diào)整和完善檢索策略。

第四步對檢索結(jié)果進行粗篩。粗篩通過瀏覽標題、摘要以及部分瀏覽全文的形式進行。粗篩的作用在于大致獲取各專利文獻的技術(shù)方案的關(guān)注點，也便于在細篩階段時，確定對專利文獻技術(shù)方案的精讀方向。

第五步對粗篩結(jié)果進行進一步細篩。這一步驟中需要對專利文獻的說明、權(quán)利要求書進行精讀，清楚明確地核實粗篩的篩選條件是否正確，并對不正確的條件進行修改和增刪。

舉例說明，我方團隊承辦的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自動平衡車”FTO項目中，針對“行走部件”、“轉(zhuǎn)向控制機構(gòu)”進行檢索，檢索信息范圍不僅限于中國，而是七國兩組織（美、英、法、德、俄、日、瑞士、EPO、WIPO）及中國、澳大利亞等專利數(shù)據(jù)庫（包括但不限于CNKI、CPRS、SIPOABS、CPRSABS、DWPI、WPI、EPODOC、NTXT、USTXT、WOTXT、EPTXT）。為了防止遺漏相關(guān)專利，團隊雙管齊下，以IPC（如B60K1/02;B60K1/00; B62K1/00; B62K11/00; B62K17/00; B62M7/12; B62D51/06）和關(guān)鍵詞（如賽格威、思維車、智能車、代步車、SEGWAY、electricpersonal assistive mobility device (EPAMD)、humantransporter）共同進行檢索，獲得69篇相關(guān)專利，經(jīng)過進一步篩選比對，獲得相關(guān)度較高的共計9篇專利文獻用于專利侵權(quán)判定。其中，針對9篇專利中兩篇美國專利US6367817B1和US6302230B分別挖掘出28篇和25篇同族專利，根據(jù)所述同族專利制作引證族譜圖，確定了所述兩篇專利的覆蓋范圍不包括中國。

2.3 侵權(quán)比對

2.3.1 確定專利權(quán)的保護范圍

在進行侵權(quán)比對之前，應(yīng)當首先確定專利權(quán)的保護范圍。發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當以權(quán)利要求記載的技術(shù)特征所確定的內(nèi)容為準，也包括與所記載的技術(shù)特征相等同的技術(shù)特征所確定的內(nèi)容。確定專利權(quán)保護范圍時，應(yīng)當對權(quán)利人作為權(quán)利依據(jù)所主張的相關(guān)權(quán)利要求進行解釋。在解釋的過程中，至少需要包括如下內(nèi)容：

· 調(diào)取發(fā)明專利的歷史審查文檔，進行禁止反悔原則的判斷

· 根據(jù)發(fā)明或者實用新型專利的說明書及其附圖對涉案專利的權(quán)利要求進行內(nèi)部解釋

· 根據(jù)發(fā)明或者實用新型專利所涉領(lǐng)域的公知常識性證據(jù)進行外部解釋

· 根據(jù)發(fā)明或者實用新型專利的說明書及其附圖對涉案專利的權(quán)利要求進行捐獻原則的解釋

· 根據(jù)外觀設(shè)計專利的簡要說明對涉案專利的用途進行解釋，用以判斷涉案外觀設(shè)計專利與待分析產(chǎn)品的種類是否相同或者相近。

確定專利權(quán)的保護范圍時，為了防止專利權(quán)人根據(jù)等同原則無線擴張其權(quán)利，司法解釋中規(guī)定了若干原則對其進行限制，如可預見原則、禁止反悔原則以及捐獻原則等。實踐中我們經(jīng)常用到的就是禁止反悔原則和捐獻原則，下面對其詳細說明。

禁止反悔原則規(guī)定在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條，即專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。該原則主要為了防止專利權(quán)人兩頭得利，在專利侵權(quán)案件中，被控侵權(quán)人根據(jù)此原則對抗專利權(quán)人的等同侵權(quán)主張。

捐獻原則規(guī)定在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第7條，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。

例如，在XX電梯配件有限公司TKPXX1-0X開門機的FTO項目中，判斷是否侵權(quán)的關(guān)鍵點在于如何界定電梯門以及如何界定上緣和下緣，我方團隊根據(jù)《專利法實施細則》第20條的規(guī)定（即從屬權(quán)利要求的保護范圍小于獨立權(quán)利要求）以及《專利審查指南》第二部分第二章3.1.2，倒推出電梯門不包含附件（56），并且根據(jù)說明書第6頁14-15行確定懸掛件也不是門的一部分，由此最終確定門的上緣和下緣，其后運用“捐獻原則”排除了“馬達可以設(shè)置在電梯門的上緣至電梯吊艙的上緣之間的位置”的情況，由此得出待分析產(chǎn)品不侵犯ZL99814994.2的結(jié)論。

再比如，在我方團隊代理的BWE訴合肥XX科技集團有限公司的FTO項目中，涉案專利說明書記載了：履帶牽引裝置（未示出）可以定位成，與在連續(xù)擠壓設(shè)備2上游的芯線導體8以及與在連續(xù)擠壓設(shè)備2下游的護套相結(jié)合，以便進行設(shè)備的啟動和停機。也就是說，涉案專利已經(jīng)描述了牽引機所要解決的技術(shù)問題，即方便進行設(shè)備的啟動和停機，其采用的技術(shù)手段是，定位成與在連續(xù)擠壓設(shè)備2上游的芯線導體8以及與在連續(xù)擠壓設(shè)備2下游的護套相結(jié)合，據(jù)此可以認定“牽引機”（履帶牽引裝置）與“致動裝置”不同。同時由于說明書已經(jīng)記載了“履帶牽引裝置”（牽引機）的存在這種技術(shù)方案，而該“履帶牽引裝置”卻未被撰寫到權(quán)利要求書中，由于捐獻原則的限制，專利權(quán)人也不能將“履帶牽引裝置”作為主張等同原則的基礎(chǔ)。

此外，功能性特征的認定和解釋對專利權(quán)保護范圍的確定有較大影響，其在不同國家/地區(qū)的實踐中也有區(qū)別，我們應(yīng)著重注意。在中國法實踐的授權(quán)、確權(quán)程序中，功能性特征的保護范圍為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式，而在侵權(quán)訴訟中功能性特征的保護范圍限定為與說明書及附圖記載的實現(xiàn)功能不可缺少的技術(shù)特征及其等同。在美國法實踐中，功能性特征的保護范圍限定為thecorresponding structure, material, or acts described in the specification andequivalents thereof。

如在我方團隊承辦的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自動平衡車”FTO項目中，明確了系爭專利US6367817B1在獨立權(quán)利要求1中先后使用比如地面接觸裝置、一驅(qū)動裝置、使用者輸入控制器等均系功能性技術(shù)特征。據(jù)此，我們給出兩種解決方案，一種是基于采用功能性技術(shù)特征的權(quán)利要求保護范圍大，但其容易由于技術(shù)特征太少而陷入可被宣告無效的境地；另一種則是采用規(guī)避設(shè)計，即產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)驅(qū)動裝置開啟但不能實現(xiàn)“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能實現(xiàn)“自平衡狀態(tài)”。

需要注意的是，某些專利中權(quán)利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標點、圖形、符號等存在歧義，根據(jù)《侵犯專利權(quán)解釋（二）》第四條的規(guī)定，若本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的，人民法院應(yīng)當根據(jù)該唯一理解予以認定。如在我方團隊代理的浙江xx有限公司仿生手的項目中，權(quán)1中的技術(shù)特征“姿態(tài)信號感應(yīng)模塊，用以感應(yīng)人體設(shè)定第二部位的姿態(tài)信號”存在歧義，在依據(jù)說明書對“人體設(shè)定第二部位”進行解釋時發(fā)現(xiàn)，說明書附圖1-3中存在“假肢本體”與“姿態(tài)信號感應(yīng)模塊”的連接，即“人體設(shè)定第二部位”包括人體健康部位和假肢本體，而根據(jù)說明書中多個具體實施例的記載，“人體設(shè)定第二部位”僅包括人體健康部位。對此，結(jié)合公知常識對“姿態(tài)信號”的理解，我方團隊認為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以得出唯一理解，即“人體設(shè)定第二部位”不包括“假肢本體”。 

2.3.2 確定待分析產(chǎn)品的技術(shù)方案

在這一步驟中，首先應(yīng)對待分析產(chǎn)品的技術(shù)資料信息進行搜集和整合，包括但不限于官網(wǎng)產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品演示視頻、產(chǎn)品說明書等資料。隨后根據(jù)上述整合信息，對待分析產(chǎn)品的實際銷售品進行實際演示操作，在加深技術(shù)方案理解的同時進一步確認實際產(chǎn)品與上述資料是否存在差異，因為在侵權(quán)訴訟當中，會以實際產(chǎn)品作為比對物，判斷其是否落入專利權(quán)的保護范圍。在執(zhí)行完上述步驟之后，整理出產(chǎn)品的技術(shù)方案，用于后續(xù)侵權(quán)比對。 

2.3.3 將涉案專利與待分析產(chǎn)品進行比對

在依據(jù)專利法對涉案專利權(quán)利要求的保護范圍進行解釋和確定后，需要進一步判斷待分析產(chǎn)品（或方法）是否落入了涉案專利的保護范圍。其基本方法就是將待分析產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求的所有技術(shù)特征進行一一比對，如果構(gòu)成相同或者等同則構(gòu)成專利侵權(quán)的可能性較大；反之亦然。

在判斷是否侵權(quán)時，應(yīng)該依據(jù)“全面覆蓋原則”進行判定，判定方法為將涉案專利的權(quán)利要求所涉及的技術(shù)特征與待分析技術(shù)方案所涉及的相應(yīng)技術(shù)特征進行對比。若待分析產(chǎn)品的技術(shù)特征完全覆蓋涉案專利的技術(shù)特征，則判定待分析產(chǎn)品侵權(quán)。

具體而言，被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含了與權(quán)利要求限定的一項完整技術(shù)方案記載的全部技術(shù)特征相同的對應(yīng)技術(shù)特征，屬于相同侵權(quán)，即字面含義上的侵權(quán)。

《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條規(guī)定：專利法第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”，是指專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。

因此，按照侵權(quán)判定原則，如果不能認定相同侵權(quán)的話，應(yīng)當考慮“等同侵權(quán)”是否成立。判定等同侵權(quán)要嚴格把握四要素論，即基本相同的手段，基本相同的功能，達到基本相同的效果，且本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見。 

2.4 作出侵權(quán)比對結(jié)論

基于所確定的專利權(quán)保護范圍，將待分析產(chǎn)品技術(shù)方案與涉案專利權(quán)利要求的相應(yīng)技術(shù)特征進行比對之后，根據(jù)“全面覆蓋原則”，可以得出是否侵權(quán)的專業(yè)意見。要注意的是，F(xiàn)TO報告書中盡量避免給出絕對性結(jié)論，畢竟律師團隊與審理法院合議庭的判斷不盡相同，又由于專利侵權(quán)訴訟受到投入時間、財力、物力等多重因素的影響和制約，因此建議FTO報告書以專利侵權(quán)的可能性大小作為結(jié)論。針對此問題，我方團隊做出的侵權(quán)報告以比例色柱的形式給出侵權(quán)發(fā)生的可能性大小。 

圖1. 觀韜中茂律師事務(wù)所專利侵權(quán)風險判定比例色柱 

如上圖所示，藍色區(qū)域表示待分析產(chǎn)品的侵權(quán)可能性較?。ǖ陀?0%），此時產(chǎn)品可以放心上市，即使在上市后涉訴，法院最終判決不侵權(quán)的可能性較大；灰色區(qū)域表示待分析產(chǎn)品的侵權(quán)可能性適中（31-60%），此時有較大可能面臨訴訟，建議公司提前做好應(yīng)訴準備；紅色區(qū)域表示侵權(quán)可能性較大（61-100%），此時建議公司立即對產(chǎn)品做出規(guī)避設(shè)計或?qū)ι嫦忧謾?quán)專利提起無效宣告請求。 

2.5  提出規(guī)避建議

如果在上一個步驟中，將待分析產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求進行比對后發(fā)現(xiàn)，涉案專利可能完全覆蓋待分析產(chǎn)品的技術(shù)特征，構(gòu)成專利侵權(quán)的可能性較大時，專利律師團隊需要根據(jù)涉案專利權(quán)利要求保護范圍的邊界，參照捐獻原則、禁止反悔原則等進行規(guī)避設(shè)計，以避免被控侵權(quán)人承擔較高的賠償額，幫助企業(yè)更好地節(jié)約成本以及降低侵權(quán)風險。

如在我方團隊承辦的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自動平衡車”FTO項目中，權(quán)利要求1的一個技術(shù)特征為“所述旋轉(zhuǎn)傳感器裝配在把手上”，根據(jù)說明書及其附圖確定了“把手”的邊界范圍（即不包括桿或擺動桿16），由此確定規(guī)避設(shè)計方向為將旋轉(zhuǎn)傳感器裝配在擺動桿或擺動桿底部。

又如所述權(quán)利要求1的技術(shù)方案必須包含“可旋轉(zhuǎn)的手柄”，因此只要涉案產(chǎn)品的“手柄”并非“可旋轉(zhuǎn)的”，便不會落入US6581714B1專利的保護范圍。這也是進行規(guī)避設(shè)計的另一個重要方向。

三、為什么選擇外部機構(gòu)？

首先，F(xiàn)TO是系統(tǒng)性工程，需要技術(shù)、法律、財務(wù)、外語等各方面知識的結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部的法務(wù)部門很難兼顧好以上所有方面。某一環(huán)節(jié)的疏漏都可能降低FTO報告的價值，比如在檢索階段遺漏了重要專利，從而導致產(chǎn)品完全落入了他人專利權(quán)的保護范圍而不自知；又比如在將產(chǎn)品投入到國外市場時，由于對國外侵權(quán)比對原則的不熟悉，從而得出了產(chǎn)品未落入專利權(quán)保護范圍的錯誤結(jié)論。

其次，由于外部機構(gòu)并不隸屬于企業(yè)管轄，因此由外部機構(gòu)進行FTO可以規(guī)避存在利害關(guān)系的風險。也就是說，由外部機構(gòu)出具的FTO報告可信度更高，說服力更強。最后，外部機構(gòu)的員工往往是來自不同技術(shù)領(lǐng)域的專家，因此更能發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的風險點以及缺陷點，從而進行針對性的規(guī)避設(shè)計。

被排查的技術(shù)預期可能進入美國市場的話，如果美國律師參與該FTO報告的出具，那么在日后的訴訟過程中，該報告更有說服力。我所即有美國執(zhí)業(yè)資格的律師，可以根據(jù)您的需要參與FTO報告的出具。

四、我們的優(yōu)勢

4.1 對技術(shù)風險點的理解更準確

FTO首先要確定本次報告所關(guān)注的技術(shù)特征，而在確定具體的技術(shù)特征之前，首先要確定產(chǎn)品的風險點（大致方向）。在與客戶溝通確定具體風險點的過程中，通常會存在很多問題，諸如：

· 客戶參會人員對技術(shù)的理解較為片面，其意見僅供參考；

· 客戶提出的風險點較多，徒增律師工作量，成本較高；

· 客戶提供的風險點未經(jīng)評估和核實，即實際該風險點專利較少、訴訟較少或競爭對手較少等。 

針對這方面的問題，我方團隊從以下幾個方面進行完善：

·  與客戶會議前提前獲取該產(chǎn)品各個技術(shù)點的涉訴專利數(shù)量、專利申請總量等，并在此基礎(chǔ)上與客戶進行溝通，最終綜合考量上述信息和客戶意見，確定風險點；

· 當風險點較多時，與客戶商議對風險點進行優(yōu)先級/重要性排列，以保證最終FTO報告的質(zhì)量；

·  確定產(chǎn)品進入國家；

·  確定競爭對手（除客戶提供的信息之外，還通過專利數(shù)量、新聞等渠道擴展客戶的競爭對手，并與客戶做最終確定）。

如在我方團隊承辦的由XX公司委托的FTO項目中，首先確定產(chǎn)品輸送的目的地是歐洲，而后根據(jù)競爭對手信息以及不同領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)量，將15種產(chǎn)品的風險點鎖定在以下9個方面（如下圖所示），后面根據(jù)風險點進行檢索以及侵權(quán)比對。   

圖2. XX公司FTO報告9個風險點

4.2 更詳盡的專利檢索

4.2.1 更大的專利檢索范圍

我方團隊的多名律師同時也具有專利代理師資格，經(jīng)歷過正規(guī)的系統(tǒng)培訓，熟悉各專利數(shù)據(jù)庫以及各專利分類系統(tǒng)（如IPC、CPC、FI、F-Term等）。此外，我們的檢索范圍不僅限定在已授權(quán)專利中，還包括專利申請和現(xiàn)有技術(shù)。

如在我方團隊承辦的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自動平衡車”FTO項目中，檢索到專利CN101172469A，待進行比對后，團隊一致認為產(chǎn)品侵犯該專利權(quán)的可能性高，但是存在如下疑點：

·  系爭專利CN101172469A還處于“未授權(quán)狀態(tài)”，經(jīng)過實質(zhì)審查程序后，有可能其權(quán)利要求或者說明書已經(jīng)過大規(guī)模的修改；目前無法判斷其具體的狀態(tài)；

· 另外，處于未授權(quán)狀態(tài)的系爭專利，在專利法的角度上來講，即使“待分析技術(shù)方案”與系爭專利CN101172469A所有的技術(shù)方案已經(jīng)構(gòu)成全面覆蓋，也不構(gòu)成侵權(quán)，因為作為權(quán)利基礎(chǔ)的“專利權(quán)”還沒有出現(xiàn)；

·  即使系爭專利CN101172469A授權(quán)文本與專利申請公開文本一致，從技術(shù)領(lǐng)域來講，系爭專利涉及一種動態(tài)偵測裝置與影像辨識系統(tǒng)，是透過感測車輛的運動狀態(tài)和周遭影像提供駕駛員的目的，也就是說該系爭專利主要應(yīng)用領(lǐng)域為“機動車駕駛”，而非“平衡車”。

基于以上幾點，我方團隊認為該專利申請僅作為參考，即使其最終獲得授權(quán)，產(chǎn)品侵犯該專利的可能性也不大。

此外，在該項目中我方還檢索出專利JP63-305082A，由于該專利已經(jīng)超過專利保護期限，已經(jīng)屬于“失效專利”，因此若后續(xù)涉及侵權(quán)訴訟，可以以該專利作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的基礎(chǔ)。 

4.2.2 詳細分析所有同族專利

如在“自動平衡車”FTO項目中，經(jīng)過分析確定專利US6367817B1是“FTO項目”的重點，經(jīng)進一步查詢發(fā)現(xiàn)該專利具有25篇同族專利，主要涉及美國、日本、德國、澳大利亞、加拿大、奧地利、歐專局、世界知識產(chǎn)權(quán)組織、墨西哥、西班牙共10個國家（國際組織）。將所有同族專利信息匯總后，該專利的引證族譜圖如下圖所示。

通過該引證族譜圖可以進一步確定：“系爭專利”不是“中國專利”，按照“專利地域性原則”，專利權(quán)的授予、保護、應(yīng)用、訴訟等行為均是基于“國家主權(quán)”，也就是說美國授權(quán)專利在中國是不予保護的，當然中國授權(quán)專利在美國領(lǐng)土上也不會得到保護。在中國制造、銷售、許諾銷售、使用符合該專利技術(shù)特征的“待分析平衡車”的行為是合法的，系爭專利的專利權(quán)人“DekaProducts Limited Partnership”也無權(quán)干涉。 

圖3. US6367817B1的同族族譜圖 

4.3  更深刻的法律理解

4.3.1 我們的法律背景不局限于國內(nèi)

我方團隊的許多律師不僅擁有復合背景，許多更是擁有國外留學或者工作經(jīng)歷，除了中文，團隊還可以用英文和其它小語種作為工作語言，部分律師更是熟知美國以及歐洲的整個專利法體系。如在我方團隊代理的銳捷產(chǎn)品的FTO報告中，由于產(chǎn)品輸送的目標市場是歐洲，這就需要我方團隊能夠利用歐洲的專利侵權(quán)判定準則來對產(chǎn)品侵權(quán)風險做出認定。在最后的報告中，我們根據(jù)歐洲專利公約（如何解釋權(quán)利要求）以及歐洲專利公約釋義（字面侵權(quán)原則、等同侵權(quán)原則）做出了詳盡的FTO報告，獲得了客戶的一致認可。 

4.3.2 對抽象性原則具體應(yīng)用

許多律師在對權(quán)利要求進行解釋時僅著眼于專利法的具體規(guī)定，而忽略了專利授權(quán)確權(quán)程序中審查檔案、專利權(quán)人答復意見、修改過程文件等其他證據(jù)對確定專利保護范圍的影響，缺乏對例如禁止反悔原則、捐獻原則、功能性特征等限制專利等同范圍的因素的深刻理解。這需要律師具有豐富的司法實踐經(jīng)驗以及對前沿問題的敏感性，以及對最新判例的跟蹤。如我們團隊的李洪江律師在寧波XX電梯有限公司、合肥XX科技集團有限公司、浙江XX科技股份有限公司委托的三份FTO報告中，均以捐獻原則對專利權(quán)利要求的保護范圍進行限縮，從而很好地保護了委托方利益。

在寧波XX電梯配件有限公司委托做出的FTO報告中，系爭專利ZL99 8 14994.2權(quán)利要求1表述為：“該馬達垂直設(shè)置在電梯門的下緣和上緣之間?！?，根據(jù)對附屬權(quán)利要求以及說明書的系統(tǒng)理解，將電梯門的“上緣”確定為圖4附圖標記18的最上端（也就是附圖標記22的最下端）。而系爭專利ZL99 8 14994.2說明書第6頁第25-27行表述為：“……驅(qū)動馬達也可設(shè)在前面上，電梯吊艙的上緣或頂板和下緣或地板之間的任何位置上……”，也就是說，說明書部分描述了“馬達可以設(shè)置在電梯門的上緣至電梯吊艙的上緣之間的位置”，而權(quán)利要求書并沒有主張，李洪江律師依據(jù)“捐獻原則”將馬達的安裝位置僅限縮在“電梯門的下緣和上緣之間”，并據(jù)此做出待分析產(chǎn)品（馬達設(shè)置在電梯門“上緣之上”）不侵權(quán)的結(jié)論。

在合肥XX科技集團有限公司委托做出的FTO中，待分析產(chǎn)品是否侵權(quán)的焦點在于：專利中記載的“致動裝置”與待分析產(chǎn)品的“牽引機”是否相同。根據(jù)涉案專利說明書所記載的要解決的技術(shù)問題、采用的技術(shù)手段以及達到的技術(shù)效果，可以得知“致動裝置”至少具有以下三個特征：（1）致動裝置安裝在托架上；（2）致動裝置在所述護套上施加力；（3）以在介于擠壓腔室與所述輥子波紋成型機中間的護套的部分上提供恒定的、低數(shù)值的張力。同時根據(jù)對待分析產(chǎn)品的現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案產(chǎn)品的“牽引機”與所述“致動裝置”的區(qū)別技術(shù)特征僅在于：“致動裝置”安裝在托架上，“牽引機”安裝在托架的上游。該區(qū)別技術(shù)特征無需本領(lǐng)域技術(shù)人員付出創(chuàng)造性來動即可獲得，因此可以依據(jù)等同原則主張侵權(quán)。但是涉案專利說明書記載了：履帶牽引裝置（未示出）可以定位成，與在連續(xù)擠壓設(shè)備2上游的芯線導體8以及與在連續(xù)擠壓設(shè)備2下游的護套相結(jié)合，以便進行設(shè)備的啟動和停機。也就是說，涉案專利已經(jīng)描述了牽引機所要解決的技術(shù)問題，即以便進行設(shè)備的啟動和停機，其采用的技術(shù)手段是，定位成與在連續(xù)擠壓設(shè)備2上游的芯線導體8以及與在連續(xù)擠壓設(shè)備2下游的護套相結(jié)合，據(jù)此可以認定“牽引機”（履帶牽引裝置）與“致動裝置”不同。同時由于說明書已經(jīng)記載了“履帶牽引裝置”（牽引機）的存在這種技術(shù)方案，而該“履帶牽引裝置”卻未被撰寫到權(quán)利要求書中，由于捐獻原則的限制，專利權(quán)人也不能將“履帶牽引裝置”作為主張等同原則的基礎(chǔ)。

在浙江XX科技有限公司委托做出的FTO報告中，首先根據(jù)說明書和附圖可以確定不能將“把手”的概念擴大到“桿或者擺動桿”。說明書已經(jīng)明確記載：旋轉(zhuǎn)傳感器可以裝配于包括“把手”之外的任何“固定結(jié)構(gòu)上”。但是US6581714B1專利權(quán)利要求書中僅將旋轉(zhuǎn)傳感器的位置限定在“把手”上，據(jù)此可以確定只要將旋轉(zhuǎn)傳感器裝配在“把手”之外的技術(shù)方案都落在權(quán)利要求的保護范圍之外，這為后續(xù)產(chǎn)品規(guī)避設(shè)計提供了關(guān)鍵思路。 

4.3.3 對專利本身的穩(wěn)定性進行評估

將待分析產(chǎn)品與檢索到的專利進行比對后，發(fā)現(xiàn)侵權(quán)可能性極大，此時我們并不會僅僅給出結(jié)論，還會對該專利的穩(wěn)定性進行分析，這一步也為后續(xù)的無效打好基礎(chǔ)，尤其在規(guī)避設(shè)計成本較高且不易實現(xiàn)的情況下。

在浙江XX科技有限公司委托做出的FTO報告中，經(jīng)比對發(fā)現(xiàn)待分析產(chǎn)品對專利CN201296337Y的侵權(quán)可能性較大，但是我方團隊經(jīng)過對以下兩點因素的考量：（1）該專利為中國實用新型專利，沒有經(jīng)過實質(zhì)審查，本身穩(wěn)定性較差，較容易被無效；（2）該專利為個人申請的專利，在實際當中，個人訴企業(yè)專利侵權(quán)的幾率極低。最終得出該專利可以不必重點考慮的結(jié)論。這為客戶節(jié)約了大量成本。

另一方面，在該報告的另一檢索出的專利US6367817B1中，由于獨權(quán)的技術(shù)特征“踏板”、“地面接觸裝置”、“驅(qū)動裝置”等均采用功能性限定。對此，我方在報告中指出，采用功能性限定的權(quán)利要求的保護范圍雖然更大，但是弊端也在于“技術(shù)特征不能太少（否則并將陷入“公開不充分”的可被宣告專利無效的境地）”，這也為后續(xù)的無效宣告打好基礎(chǔ)。 

4.3.4 適用法律依據(jù)具有預見性

FTO報告通常具有時效性，在FTO報告做出至使用FTO報告（如科創(chuàng)板上市提交上委會）期間，可能由于一些新頒布的法律或者司法解釋導致侵權(quán)比對的具體規(guī)則發(fā)生變化，從而影響FTO結(jié)論的正確性。針對這種情況，我方團隊在制作FTO報告過程中會考慮即將頒布的法律草案或法律意見稿，用以最大限度地延長FTO的時效。

在浙江XX科技有限公司委托做出的FTO報告中，將涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品“TKPXX1-0X”與涉案專利進行特征比對，發(fā)現(xiàn)并未公開特征2、3、4、5、7、8。然而這是由于TKPXX1-0X型中分門系統(tǒng)只是XX生產(chǎn)的用于電梯的零部件，所以僅僅以TKPXX1-0X型中分門系統(tǒng)為比對對象，當然缺少相應(yīng)的技術(shù)特征。

對此我方指出：雖然《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》沒有規(guī)定“間接侵權(quán)”的條款，但在其《征求意見稿》第16條作了規(guī)定。另外在北京市高級人民法院關(guān)于執(zhí)行《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》的通知第73—80條也對“間接侵權(quán)”做出了明確規(guī)定。

間接侵權(quán)，是指行為人實施的行為并不構(gòu)成直接侵犯他人專利權(quán)，但卻故意誘導、慫恿、教唆別人實施他人專利，發(fā)生直接的侵權(quán)行為，行為人在主觀上有誘導或唆使別人侵犯他人專利權(quán)的故意，客觀上為別人直接侵權(quán)行為的發(fā)生提供了必要的條件。對于一項產(chǎn)品專利而言，間接侵權(quán)是提供、出售或者進口用于制造該專利產(chǎn)品的原料或者零部件。

也就是說，如果XX生產(chǎn)、銷售的涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品“TKPXX1-0X型中分門系統(tǒng)”是專門用于“電梯”的零部件，并在其《安裝使用說明書》中對“購買者”進行了明確、實際的安裝方法教導，那么就存在認定間接侵權(quán)的可能性。

由于“TKPXX1-0X型中分門系統(tǒng)”是專門用于專用于“電梯”的零部件，并且其《安裝使用說明書》中對“購買者”進行了明確、實際的安裝方法教導，因此應(yīng)該將該中分門系統(tǒng)所用于的電梯與涉案專利進行比對，最終確定特征1-7均相同，爭議焦點僅在于特征8。

需要注意的是，2020年修正的《侵犯專利權(quán)解釋二》第21條中對間接侵權(quán)的規(guī)定與上述規(guī)定并不完全相同，但是這并不能否定我們預見性地適用法律依據(jù)對FTO時效性所起到的有益效果。 

4.3.5 從整體評估法律風險

《專利法》第11條第1款規(guī)定了，發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第102條規(guī)定了，將侵犯發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的產(chǎn)品作為零部件或中間產(chǎn)品，制造另一產(chǎn)品的，應(yīng)當認定屬于對專利產(chǎn)品的使用。

由此可以預見，僅僅對產(chǎn)品整體進行FTO并不能完全預防侵權(quán)風險，因為該產(chǎn)品的OEM廠商所提供的零件本身也可能涉嫌侵權(quán)。為了防止這種情況的發(fā)生，我方團隊會對產(chǎn)品的主要零件（根據(jù)競爭對手的專利布局以及專利數(shù)量確定何為主要零件）也進行侵權(quán)分析，用以最大限度地節(jié)約客戶成本。

五、   成功案例簡析

為了方便客戶理解我所FTO的整個流程，在此以浙江XX科技股份有限公司委托的關(guān)于“自動平衡車”的項目為例進行梳理。

本項目的待分析對象為XX公司生產(chǎn)的“自平衡車”。XX公司提供的“樣車（無電源、主控板等）”以及“平衡車補充技術(shù)方案報告”作為專利侵權(quán)分析的基礎(chǔ)。

經(jīng)過我方團隊對風險點的初步確定以及項目負責人李洪江律師與研發(fā)人員的充分溝通，最終確定了“焦點”技術(shù)特征為：齒輪箱和電機配合組成的行走部件，以及把手、擺動桿和感應(yīng)器組成的轉(zhuǎn)向控制機構(gòu)。

針對上述三個技術(shù)特征的檢索過程如4.2節(jié)所述，我方最終選取9篇專利文獻用于侵權(quán)比對，受篇幅影響，下文僅以待分析產(chǎn)品與US6302230B的侵權(quán)特征比對為例。在侵權(quán)比對之后，針對上述專利挖掘出28篇同族專利用于制作引證族譜圖（如7.2.2節(jié)所示），確定了所述該專利的覆蓋范圍不包括中國。 

表2. US6367817B1與待分析產(chǎn)品特征比對表 

綜上，經(jīng)過將系爭專利US6367817B1與“待分析技術(shù)方案”按照“全面覆蓋原則”進行技術(shù)特征的對比后，可以斷定，如果“待分析技術(shù)方案”按照目前的方案設(shè)計，其必然落入系爭專利US6367817B1的保護范圍，那么不能在美國、日本、德國、澳大利亞、加拿大、奧地利、歐專局、墨西哥、西班牙等國家進行生產(chǎn)、許諾銷售、銷售、使用等行為。理由如下：

（1）“系爭專利”不是“中國專利”：按照“專利地域性原則”，專利權(quán)的授予、保護、應(yīng)用、訴訟等行為均是基于“國家主權(quán)”，也就是說美國授權(quán)專利在中國是不予被保護的，當然中國授權(quán)專利在美國領(lǐng)土上也不會得到保護。那么按照上述技術(shù)特征在中國制造“待分析平衡車”產(chǎn)品，以及進行銷售、許諾銷售、使用等行為是合法的，系爭專利的專利權(quán)人“DekaProducts Limited Partnership”也無權(quán)干涉；

（2）“系爭專利”采用了“功能性限定 技術(shù)特征”的權(quán)利要求撰寫方式，其保護范圍需要進行特殊解釋。系爭專利US6367817B1在獨立權(quán)利要求1中先后使用比如地面接觸裝置、一驅(qū)動裝置、使用者輸入控制器等并非“實際”而是“模糊”概念，此時需要根據(jù)說明書中對該裝置的具體實施方式進行解釋。從一方面而言，保護范圍越大其規(guī)避難度就越大；但是該類專利的最大優(yōu)點在于保護范圍大，但其缺點也在于“技術(shù)特征不能太少（否則并將陷入“公開不充分”的可被宣告專利無效的境地）”，因此在做規(guī)避時能夠抓住其“弱點或者軟肋”還是可以實現(xiàn)“技術(shù)規(guī)避”的；

（3）規(guī)避建議：假設(shè)：如果“待分析技術(shù)方案”能夠?qū)崿F(xiàn)驅(qū)動裝置開啟但不能實現(xiàn)“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能實現(xiàn)“自平衡狀態(tài)”，是進行規(guī)避設(shè)計的重點。當然，此時該產(chǎn)品的功能有可能沒有SEGWAY的先進，但這無非是一種“山寨或者變劣設(shè)計的”突破口。另外需要注意的是：如果“待分析技術(shù)方案”采用“第一、二微動開關(guān)”或者壓力傳感器替代“傾斜度感應(yīng)器”，那么可以實現(xiàn)規(guī)避該系爭專利的可能性。

綜上，本次FTO報告得出的最終分析結(jié)論為：

·  客戶參會人員無法準確描述技術(shù)風險點，其意見僅供參考；

· “待分析技術(shù)方案”已經(jīng)落入了系爭專利US6367817B1（CA2375645、MXPA01012557、JP2003502002、AU766736等同族專利）獨立權(quán)利要求1的保護范圍，規(guī)避建議如下：如果“待分析技術(shù)方案”能夠?qū)崿F(xiàn)驅(qū)動裝置開啟但不能實現(xiàn)“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能實現(xiàn)“自平衡狀態(tài)”，是進行規(guī)避設(shè)計的重點。當然，此時該產(chǎn)品的功能在先進性方面可能遜于SEGWAY，但這無非是一種“山寨或者變劣設(shè)計的”突破口。另外需要注意的是：如果“待分析技術(shù)方案”采用“第一、二微動開關(guān)”或者壓力傳感器替代“傾斜度感應(yīng)器”，那么可以實現(xiàn)規(guī)避該系爭專利的可能性；

·  “待分析技術(shù)方案”沒有侵犯系爭專利US6302230B獨立權(quán)利要求1的保護范圍，建議如下：即為了提高“待分析平衡車”的安全性能，該平衡車可以采用“平衡極限監(jiān)控器”、“警報器”以達到較高的安全系數(shù)；另外，在保證不構(gòu)成專利侵權(quán)的情況下，還需要滿足以下條件，即：“待分析技術(shù)方案”能夠?qū)崿F(xiàn)驅(qū)動裝置開啟但不能實現(xiàn)“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能實現(xiàn)“自平衡狀態(tài)”；

·  經(jīng)過侵權(quán)判定，專利分析小組認為：“待分析技術(shù)方案”的相應(yīng)技術(shù)手段侵犯CN201165299Y、CN201296337Y、CN201432770Y、CN201228037Y等中國專利的可能性較大；

·  關(guān)于US6408240B1專利，如果待分析對象采用的方案與前述分析的權(quán)利要求1中的方案一致，則基于全面覆蓋原則，很可能落入其專利保護范圍，侵權(quán)風險高；如果待分析對象至少不具備權(quán)利要求1中的某一特征，則不夠成全面覆蓋，侵權(quán)風險低。由于該專利權(quán)利要求本身存在漏洞，例如權(quán)利要求1、7中均存在不清楚的問題，可以作為無效宣告理由提起專利無效；

· 關(guān)于US6789640B1專利，待分析技術(shù)方案主要需要考慮執(zhí)行偏航控制過程中是否保持運送裝置的平衡，以及如果是的話，是否在特征5上與涉案專利相同或者等同，從此方面來判斷侵權(quán)風險的高低；

· 關(guān)于US6581714B1專利，將“待分析技術(shù)方案”與涉案專利US6581714B1技術(shù)特征一一進行對比后，發(fā)現(xiàn)其不會落入US6581714B1專利的保護范圍；

· 關(guān)于CN101172469A專利申請，目前其還處于“未授權(quán)狀態(tài)”，經(jīng)過實質(zhì)審查程序后，有可能其權(quán)利要求需經(jīng)歷大幅修改；目前無法判斷其具體的狀態(tài)，因此僅供貴司參考。

據(jù)此，專利侵權(quán)判定分析小組一致得出以下結(jié)論：浙江XX科技股份有限公司生產(chǎn)的“自平衡車”及其“補充技術(shù)方案”侵犯系爭專利US6367817B1（CA2375645、MXPA01012557、JP2003502002、AU766736等同族專利）、CN201165299Y、CN201296337Y、CN201432770Y、CN201228037Y的可能性較大。

針對以上分析，我們提出最終的規(guī)避方案為：

（1）行走部件：建議采用“電機、行星齒輪、輪體”相結(jié)合的方式；或者輪轂電機與圓盤狀加速器相配合的技術(shù)方案；

（2）轉(zhuǎn)向機構(gòu)：建議采用下述技術(shù)方案,

①手柄固定；

②將“旋轉(zhuǎn)傳感器”設(shè)置于“擺動桿”底部；

③通過擺動桿的擺動實現(xiàn)“旋轉(zhuǎn)傳感器”接收“旋轉(zhuǎn)信號”，進而實現(xiàn)“轉(zhuǎn)向”，則不構(gòu)成侵權(quán)。

（3）安全性能：為了提高“待分析平衡車”的安全性能，該平衡車可以采用“平衡極限監(jiān)控器”、“警報器”以達到較高的安全系數(shù)；

（4）啟動方式：無論電動機是否啟動，只有“人”站立在踏板上后才能實現(xiàn)“自平衡狀態(tài)”。

（5）成本考慮：可以降低“安全系數(shù)”，即避免“平衡極限監(jiān)控器”、“警報器”的使用。

六、    FTO對科創(chuàng)板上市的有益作用

6.1  FTO分析報告對科創(chuàng)板上市具有支撐作用

企業(yè)在科創(chuàng)板上市期間，經(jīng)常被問詢到是否涉及專利侵權(quán)問題，有些企業(yè)甚至會遭到對手的專利狙擊，例如發(fā)送律師函或直接提起侵權(quán)之訴。為了掃清上市過程中的這些障礙，一份由第三方機構(gòu)出具的詳盡FTO報告是不可或缺的。下面通過兩個示例說明FTO報告對企業(yè)科創(chuàng)板上市起到的推動作用。

6.1.1 科美診斷技術(shù)股份有限公司

科美診斷是一家主要從事臨床免疫化學發(fā)光診斷檢測試劑和儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，科美診斷產(chǎn)品為基于光激化學發(fā)光法的LiCA系列診斷試劑和基于酶促化學發(fā)光法的CC系列診斷試劑及儀器，主要應(yīng)用于傳染病（如乙肝丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等）標志物、腫瘤標志物、甲狀腺激素、生殖內(nèi)分泌激素、心肌標志物及炎癥等的檢測。光激化學發(fā)光是一種利用抗原-抗體間特異性結(jié)合形成感光微球與發(fā)光微球相互接近的連接結(jié)構(gòu)，進而實現(xiàn)單線態(tài)氧的傳遞，誘導光激發(fā)化學發(fā)光過程的“免分離”均相免疫分析方法，具有納米、免洗、光激發(fā)等技術(shù)特點，創(chuàng)造性地解決了非均相免疫分析方法需要多步驟清洗可能引起的檢測誤差等問題?？泼涝\斷經(jīng)過多年的研發(fā)積累、發(fā)展和創(chuàng)新，已在國內(nèi)率先建立了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的光激化學發(fā)光技術(shù)平臺，并開發(fā)形成LiCA系列產(chǎn)品。酶促化學發(fā)光是利用酶作為標記物，并通過酶催化發(fā)光底物產(chǎn)生光信號的化學發(fā)光技術(shù)，科美診斷在國內(nèi)較早從事酶促化學發(fā)光研究并開發(fā)形成CC系列產(chǎn)品。

截至2020年7月31日，科美診斷及其子公司共擁有178項國內(nèi)醫(yī)療器械注冊證書，其中LiCA系列試劑產(chǎn)品注冊證49項，CC系列試劑產(chǎn)品注冊證58項，其它（主要為生化試劑）產(chǎn)品注冊證71項?？泼涝\斷化學發(fā)光檢測試劑涉及傳染病、腫瘤標志物、甲狀腺激素、生殖內(nèi)分泌激素、心肌標志物及炎癥等領(lǐng)域，基本覆蓋了國內(nèi)化學發(fā)光檢測臨床使用量較大的主要檢測項目。

科美公司于2020年6月8日發(fā)布招股說明書，計劃登陸科創(chuàng)板。招股說明書披露了，光激發(fā)化學發(fā)光技術(shù)是科美公司的核心技術(shù)。為了說明該核心技術(shù)不存在專利侵權(quán)風險，科美公司在招股說明書記載：

發(fā)行人擁有的與光激化學發(fā)光技術(shù)相關(guān)的專利均已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局審批和登記，發(fā)行人合法擁有該等專利權(quán)。

根據(jù)北京觀韜中茂律師事務(wù)所于2020年8月25日出具的《關(guān)于科美診斷技術(shù)股份有限公司LiCA?系列產(chǎn)品自由實施盡職調(diào)查（FTO）法律意見書》，截止2020年7月31日，科美診斷的LiCA系列產(chǎn)品（包括試劑產(chǎn)品和儀器產(chǎn)品）在中國大陸區(qū)域享有自由實施運作權(quán)，其技術(shù)方案沒有落入現(xiàn)有任何第三方的中國有效專利權(quán)利要求的保護范圍。

截至本招股說明書簽署日，發(fā)行人正在進行中的專利權(quán)訴訟糾紛均以發(fā)行人為原告，并無任何主體向發(fā)行人提出專利侵權(quán)之訴。

同時，發(fā)行人并未向中國境外銷售任何基于光激化學發(fā)光技術(shù)的產(chǎn)品。

綜上所述，發(fā)行人的光激化學發(fā)光技術(shù)不存在侵犯境內(nèi)外其他已有專利的情形。

針對招股說明書的該點，上交所進一步出具問詢函，要求發(fā)行人（科美公司）說明：

（4）結(jié)合發(fā)行人曾有及現(xiàn)有研發(fā)項目、專利發(fā)明、產(chǎn)品等進一步說明發(fā)行人是否存在侵權(quán)糾紛和風險

針對該點，科美公司在2020年8月4日做出的補充法律意見書中做出如下答復：

根據(jù)北京觀韜中茂律師事務(wù)所于2020年7月21日出具的《關(guān)于科美診斷技術(shù)股份有限公司LiCA?系列產(chǎn)品自由實施盡職調(diào)查（FTO）法律意見書》，截至2020年4月30日，科美診斷的LiCA?系列產(chǎn)品（包括試劑產(chǎn)品和儀器產(chǎn)品）在中國大陸區(qū)域享有自由實施運作權(quán)，其技術(shù)方案沒有落入現(xiàn)有中國有效專利權(quán)利要求的保護范圍。

根據(jù)發(fā)行人的說明，并經(jīng)本所律師在中國裁判文書網(wǎng)、人民法院公告網(wǎng)，以及國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站（http://cpquery.cnipa.gov.cn/）等公示途徑進行的檢索查詢，截至本補充法律意見書出具之日，除本補充法律意見書問題30.6之第（二）項回復內(nèi)容所述與成都愛興的專利侵權(quán)糾紛外，發(fā)行人現(xiàn)有的產(chǎn)品、專利發(fā)明等知識產(chǎn)權(quán)不存在其他侵權(quán)糾紛。

上交所最終采納該意見書，科美公司得以順利過會。通過該案例可以看出，科美公司在招股說明書以及第一次補充法律意見書中均以我方團隊做出的FTO作為無侵權(quán)風險的依據(jù)，雖然其作為被告的以下侵權(quán)訴訟案件（見下表）仍在審理，但是因為并不涉及產(chǎn)品本身，且賠償額較低，不會對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，基于以上兩點，科美公司最終順利通過審核并且上市。 

表3. 截至補充法律意見書數(shù)據(jù)之日，發(fā)行人作為被告的涉訴案件 

6.1.2  南京諾唯贊生物科技股份有限公司

南京諾唯贊生物科技有限公司是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)的生物科技企業(yè)，依托于自主建立的關(guān)鍵共性技術(shù)平臺，先后進入了生物試劑、體外診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并正在進行抗體藥物的研發(fā)，是國內(nèi)少數(shù)同時具有自主可控上游技術(shù)開發(fā)能力和終端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)。報告期各期，公司營業(yè)收入總額分別為17,080.47萬元、26,838.01萬元及156,445.43萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為103.87萬元、2,579.48萬元及82,172.50萬元，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為84.78%、84.78%及91.55%。

公司始終秉承創(chuàng)新，致力突破，堅持從技術(shù)源頭開始研發(fā)，現(xiàn)擁有一支超過400人的研發(fā)團隊，由分子生物學、酶學、免疫學、生物信息學、有機化學和材料學等多領(lǐng)域復合型研發(fā)人員組成?；谧灾骺煽氐年P(guān)鍵共性技術(shù)平臺，公司可以快速、高效、規(guī)?；剡M行產(chǎn)品開發(fā)，現(xiàn)有200余種基因工程重組酶和1,000余種高性能抗原和單克隆抗體等關(guān)鍵原料，擁有500多個終端產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于科學研究、高通量測序、體外診斷、醫(yī)藥及疫苗研發(fā)和動物檢疫等領(lǐng)域。公司生物試劑產(chǎn)品是科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、分子診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CRO企業(yè)等下游客戶在研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)中所需的原料和產(chǎn)品，部分產(chǎn)品在性能上達到國際先進水平，為國內(nèi)的生物安全和供應(yīng)鏈本地化提供了助力；同時，基于在開展生物試劑業(yè)務(wù)過程中形成的核心技術(shù)及關(guān)鍵原料儲備，公司積極向下游應(yīng)用領(lǐng)域進行業(yè)務(wù)拓展，已成功建立了較為豐富的POCT產(chǎn)品線。公司致力于以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及專業(yè)服務(wù)滿足客戶在研發(fā)和生產(chǎn)中的需求，客戶覆蓋廣泛。生物試劑客戶涵蓋北大、清華、中科院等1,000多所科研院校；華大基因、諾禾致源、貝瑞基因等700多家高通量測序服務(wù)企業(yè)；圣湘生物、艾德生物、凱普生物等 700多家分子診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)以及藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、百濟神州等200多家制藥企業(yè)及CRO企業(yè)。此外，公司體外診斷試劑終端客戶覆蓋了2,200多家醫(yī)院、第三方檢驗中心和體檢機構(gòu)等醫(yī)療機構(gòu)，其中三級醫(yī)院接近700家，為其提供心腦血管、炎癥感染、優(yōu)生優(yōu)育、胃功能等8個系列的POCT診斷試劑及配套儀器。截至2020年12月31日，公司共擁有40項專利，其中發(fā)明專利23項，中國醫(yī)療器械注冊證書67項，先后建立了江蘇省工程研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地，承擔了江蘇省科技廳科技成果轉(zhuǎn)化專項、江蘇省工信廳重點領(lǐng)域共性技術(shù)攻關(guān)項目、江蘇省發(fā)展和改革委核酸檢測試劑和疫苗藥物生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)專項等多項省市重大專項和專項資金項目，榮獲了江蘇省科技小巨人企業(yè)、江蘇省服務(wù)型制造示范培育企業(yè)和南京市培育獨角獸等眾多榮譽稱號。

根據(jù)首輪問詢回復：（1）發(fā)行人生產(chǎn)和銷售的一款基因測序系列生物試劑的部分技術(shù)方案被主張涉嫌侵犯Illumina在美國以及歐盟享有的專利權(quán)；（2）發(fā)行人已對目前生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品是否存在侵犯第三方專利權(quán)的風險進行了全面排查，目前發(fā)現(xiàn)有一款POCT診斷試劑產(chǎn)品存在侵犯第三方專利權(quán)的風險。上述POCT診斷試劑的產(chǎn)品名稱為“抗磷脂酶A2受體抗體IgG檢測試劑盒”。在上交所的第二次問詢函中，要求發(fā)行人對是否涉嫌侵犯他人專利進行進一步答復，問詢函中的問題如下所述：

（1）上述兩款產(chǎn)品的所屬類別、核心技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域，與相同或相似類別、技術(shù)路線產(chǎn)品相關(guān)專利的對比情況，發(fā)行人相同或相似類別、技術(shù)路線產(chǎn)品是否存在侵犯第三方專利權(quán)的風險；

（2）各類別生物試劑及診斷試劑產(chǎn)品對應(yīng)的核心技術(shù)、相關(guān)專利、專有技術(shù)及其權(quán)屬、形成過程及發(fā)明人，并結(jié)合各發(fā)明人當前或曾經(jīng)任職單位情況說明發(fā)行人專利是否涉及其他單位的職務(wù)成果，是否存在違反與曾經(jīng)任職單位的競業(yè)禁止、保密等協(xié)議約定的情況，是否存在權(quán)屬糾紛；

（3）發(fā)行人對目前生產(chǎn)及銷售產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)保護措施及其有效性，對是否存在侵犯第三方專利權(quán)的風險進行全面排查的具體措施及其有效性。請保薦機構(gòu)及發(fā)行人律師核查上述事項并發(fā)表意見，并就發(fā)行人主要產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)來源是否清晰、是否存在權(quán)屬糾紛、是否存在侵犯第三方專利權(quán)的風險發(fā)表明確意見。

針對上述第1個問題，發(fā)行人在第二次補充法律意見書中做出回復，具體內(nèi)容為：

（1）基因測序系列生物試劑

近期，發(fā)行人收到境外某基因測序行業(yè)企業(yè)委托境外律師出具的《律師函》，主張發(fā)行人生產(chǎn)和銷售的一款基因測序系列生物試劑的部分技術(shù)方案涉嫌侵犯其在境外的專利權(quán)，要求發(fā)行人及相關(guān)經(jīng)銷商停止侵權(quán)行為。

報告期內(nèi)，上述《律師函》涉及的產(chǎn)品在相關(guān)境外國家或地區(qū)的銷售收入金額較小，占發(fā)行人營業(yè)收入總額的比例較低。

發(fā)行人與上述基因測序系列生物試劑相同或相似類別、技術(shù)路線產(chǎn)品不存在侵犯第三方專利權(quán)的風險。

（2）POCT診斷試劑產(chǎn)品

發(fā)行人已對目前生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品是否存在侵犯第三方專利權(quán)的風險進行了全面排查，目前發(fā)現(xiàn)有一款POCT診斷試劑產(chǎn)品存在侵犯第三方專利權(quán)的風險。報告期內(nèi)，上述POCT診斷試劑的銷售金額較小、占發(fā)行人營業(yè)收入總額的比例較低。北京知元同創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙）已出具《專利穩(wěn)定性評價意見》，認為該第三方專利不符合《專利法》的相關(guān)規(guī)定，不具有穩(wěn)定性，應(yīng)當宣告無效。且目前該第三方專利已被提交宣告專利無效申請，國家知識產(chǎn)權(quán)局已于2020年10月30日出具受理通知書，準予受理無效宣告請求。發(fā)行人不存在其他與上述POCT診斷試劑產(chǎn)品相同或相似類別、技術(shù)路線產(chǎn)品。綜上，除上述基因測序系列生物試劑和POCT診斷試劑產(chǎn)品之外，發(fā)行人相同或相似類別、技術(shù)路線產(chǎn)品不存在侵犯第三方專利權(quán)的風險。

上述《專利穩(wěn)定性評價意見》實質(zhì)就是FTO報告中的一環(huán)，目的在于無效掉某一篇待分析產(chǎn)品可能侵犯的專利。此外，針對上述第3個問題，發(fā)行人指出：

在產(chǎn)品研發(fā)過程中，發(fā)行人會進行該項目所涉及的知識產(chǎn)權(quán)信息、相關(guān)文獻及其他公開信息檢索，并進行知識產(chǎn)權(quán)風險評估，避免或降低知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險。在產(chǎn)品上市后，發(fā)行人會通過市場調(diào)查、客戶回訪、展會等渠道持續(xù)監(jiān)控產(chǎn)品可能涉及他人知識產(chǎn)權(quán)的狀況，并建立了對侵權(quán)主張、訴訟糾紛等的應(yīng)急管理體系，以應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險。

由此可以看出，諾唯贊公司在產(chǎn)品研發(fā)過程中均會進行FTO，只不過該FTO是由內(nèi)部團隊出具。但是如前文所述，內(nèi)部出具的FTO報告因為存在利害關(guān)系而可信度不高，而且受限于內(nèi)部知產(chǎn)團隊的專業(yè)性，F(xiàn)TO報告的質(zhì)量普遍不高。盡管如此，諾唯贊公司還是通過審核并上市，可見FTO報告對企業(yè)科創(chuàng)板上市起到的推動作用。

6.2  專利侵權(quán)訴訟對科創(chuàng)板上市的不利影響

2020年科創(chuàng)板終止上市的企業(yè)共41家，這些終止上市的企業(yè)中有20家涉及到知識產(chǎn)權(quán)問題，占比高達50%。20家終止上市企業(yè)涉及到的知識產(chǎn)權(quán)問題中，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬問題、與知識產(chǎn)權(quán)緊密結(jié)合的技術(shù)先進性信息披露、知識產(chǎn)權(quán)糾紛風險等成為被問詢的核心點之一，其中因涉及專利侵權(quán)問題未能上市的公司比例為20％。其中，江蘇微導納米科技股份有限公司、桂林智深信息技術(shù)股份有限公司、貴州白山云科技股份有限公司、傲基科技股份有限公司均由于專利侵權(quán)問題在上市過程中折戟。如果上述四家企業(yè)在登陸科創(chuàng)板之前做好FTO盡調(diào)，就可以提前規(guī)避訴訟風險，或為后續(xù)的專利訴訟提前做好準備，如分析主要競爭對手的專利布局，根據(jù)其穩(wěn)定性提前準備無效宣告材料。

6.3  新的啟示

通常認為，專利侵權(quán)風險的主要應(yīng)對手段包括專利無效、產(chǎn)品規(guī)避設(shè)計和收購專利/專利許可等。對于這些常規(guī)方式，本文不再贅述，在此只想討論一種我方團隊認為更具有戰(zhàn)略意義也很有實際意義的應(yīng)對策略——申請專利，形成可與對方相抗衡的專利組合，是最好的防御手段。特別是通過專利侵權(quán)分析，應(yīng)當對競爭對手的技術(shù)路線和專利布局情況有了較為明確的了解，此時可以預測對方產(chǎn)品會采用的技術(shù)方案，并申請相關(guān)專利，這樣提前埋伏的專利申請，可以有效阻擊競爭對手的專利進攻。此外，當明確專利侵權(quán)風險之后，在做好專利無效、產(chǎn)品規(guī)避設(shè)計等其他應(yīng)對工作的同時，也要同時開展專利侵權(quán)訴訟應(yīng)對的準備工作。例如，形成完善的不侵權(quán)抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯意見、應(yīng)對對方可能的侵權(quán)舉證和損害賠償?shù)呐e證、準備反訴等。這再次表明專利侵權(quán)風險分析必須盡早實施，而且要持續(xù)地、周期性地進行，才可以有充裕的時間完成上述工作。

綜上所述，專業(yè)完備的FTO分析，既可以夯實公司的知識產(chǎn)權(quán)保護和管理工作，也可以在科創(chuàng)板上市過程中從容應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟。至少，一份早已由專業(yè)機構(gòu)完成的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險分析報告，相比在被訴時才臨時準備的聲明，會更加讓上交所信服發(fā)行人已經(jīng)做好了上市準備。

觀韜中茂律師事務(wù)所作為發(fā)行人律師，已經(jīng)幫助多家企業(yè)完成科創(chuàng)板注冊上市或提交注冊、接受問詢等工作，這些工作都由觀韜中茂律師事務(wù)所公司證券部門和知識產(chǎn)權(quán)部門緊密合作完成。

在知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，觀韜中茂擁有強大的專業(yè)團隊，從業(yè)律師具有機械、電子、化工、物理、生物工程等技術(shù)背景，多名律師同時具備專利代理師、仲裁員等從業(yè)資質(zhì)。觀韜中茂知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)線堅持申請 維權(quán) 貫標=顧問的“三位一體”服務(wù)模式，團隊規(guī)模不斷壯大，依托觀韜中茂全球26家分所優(yōu)勢，已擁有3位高級合伙人、22位合伙人以及69位律師，在專利、商標、著作權(quán)、不正當競爭、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)、網(wǎng)絡(luò)游戲、體育賽事、電競直播等細分領(lǐng)域取得了可喜的成績。業(yè)務(wù)線最大優(yōu)勢在于：以知識產(chǎn)權(quán)為核心，以資本市場為平臺，IP部門與資本、公司、銀行等部門無縫銜接，為客戶提供全領(lǐng)域法律服務(wù)。本所提供的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)分析服務(wù)，由律師直接參與專利、商標等的檢索工作，團隊成員具有豐富的專利審查、檢索和知識產(chǎn)權(quán)訴訟經(jīng)驗，通過與公司證券團隊的密切配合，可以保障法律與技術(shù)、商業(yè)的無縫銜接和相互匹配，更加契合科創(chuàng)板上市審核要求。觀韜中茂期待能與更多的公司開展合作，幫助企業(yè)排查專利侵權(quán)風險，助力更多優(yōu)秀的科技企業(yè)早日登錄科創(chuàng)板。